在專利申請(qǐng)文件的編撰過程中，為了著重創(chuàng)造的新穎性和創(chuàng)造性從而添加授權(quán)或許性，請(qǐng)求人往往傾向于夸張或許過于著重技能計(jì)劃所能帶來的技能作用，但這樣的編撰方法真的對(duì)專利權(quán)人有利嗎？本文將測(cè)驗(yàn)依據(jù)相關(guān)訴訟事例和無效決定對(duì)此進(jìn)行分析，并給出主張。
夸張編撰或許影響權(quán)力完成
如上文所述，在專利申請(qǐng)文件編撰過程中，請(qǐng)求人往往傾向于夸張或許過于著重技能計(jì)劃所能帶來的技能作用，這樣雖然或許有利于專利申請(qǐng)的授權(quán)和確權(quán)，但在侵權(quán)判定中卻或許對(duì)專利權(quán)人晦氣。誠(chéng)如美國(guó)聯(lián)邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，專利是一個(gè)“權(quán)力要求的游戲”，權(quán)力要求界定了創(chuàng)造和實(shí)用新型專利權(quán)的維護(hù)規(guī)模。雖然尚無明文直接規(guī)則技能作用會(huì)限縮權(quán)力要求的維護(hù)規(guī)模，但前者對(duì)后者的影響卻現(xiàn)已體現(xiàn)在當(dāng)前的司法解說和司法判例中。
《最高人民法院關(guān)于審理專利膠葛案件適用法律問題的若干規(guī)則》規(guī)則了“同等特征，是指與所記載的技能特征以根本相同的手法，完成根本相同的功能，到達(dá)根本相同的作用，并且本范疇普通技能人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以聯(lián)想到的特征”，即同等原則的完成要求被訴侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)特征需到達(dá)與專利對(duì)應(yīng)特征根本相同的技能作用，也就是說，假如不能到達(dá)根本相同的技能作用，則不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。此外，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定攻略（2017）》中給出的契合創(chuàng)造意圖原則也要求，在確認(rèn)專利權(quán)維護(hù)規(guī)模時(shí)，不該將不能完成創(chuàng)造意圖、作用的技能計(jì)劃解說到權(quán)力要求的維護(hù)規(guī)模中，即不該當(dāng)將本范疇普通技能人員在結(jié)合本范疇的技能背景的基礎(chǔ)上，在閱讀了闡明書及附圖的全部?jī)?nèi)容之后，依然認(rèn)為不能解決專利的技能問題、完成專利的技能作用的技能計(jì)劃解說到專利權(quán)的維護(hù)規(guī)模內(nèi)。由此可見，技能作用在事實(shí)上現(xiàn)已對(duì)權(quán)力要求的維護(hù)規(guī)模產(chǎn)生了限制。
相關(guān)司法事例也支持上述觀點(diǎn)，如上海綠宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與沈其衡侵害實(shí)用新型專利權(quán)膠葛案（最高人民法院（2009）民申字第238號(hào)）和上海世博會(huì)法國(guó)館“高架立體建筑物”創(chuàng)造專利權(quán)膠葛案（上海市高級(jí)人民法院（2010）滬高民三（知）終字第83號(hào)）。
以上可以看出闡明書中記載的創(chuàng)造意圖、技能作用在侵權(quán)訴訟中或許會(huì)成為對(duì)權(quán)力要求的規(guī)模進(jìn)行限縮解說的依據(jù)，或許說，權(quán)力要求要以可以完成闡明書記載的技能作用的方法來進(jìn)行解說。即便被控侵權(quán)的技能計(jì)劃構(gòu)成字面侵權(quán)，但假如被控侵權(quán)的技能計(jì)劃不能完成專利闡明書中記載的技能意圖或完成其技能作用時(shí)，也或許不構(gòu)成侵權(quán)（例如權(quán)力要求上位過寬以至于不能完成其本來想要完成的技能作用）。因而，技能作用的編撰不能過分夸張。
描繪缺乏或許導(dǎo)致難以授權(quán)
那么，完全不編撰技能作用是否會(huì)帶來晦氣影響呢？答案是必定的，完全不編撰技能作用或許技能作用描繪缺乏有或許導(dǎo)致專利申請(qǐng)難以取得授權(quán)。特別關(guān)于以化學(xué)醫(yī)藥為代表的試驗(yàn)科學(xué)范疇來說，創(chuàng)造技能作用的確認(rèn)有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科范疇的難度。在化學(xué)醫(yī)藥范疇，創(chuàng)造能否實(shí)施及可到達(dá)何種技能作用往往難以直接猜測(cè)和判斷，也即創(chuàng)造技能作用的可預(yù)知性較差。假如沒有直接、完好而且精確的記載很有或許導(dǎo)致專利申請(qǐng)無法取得授權(quán)。
例如在日本斯倍利亞社股份有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原專利復(fù)審委員會(huì)專利無效行政膠葛請(qǐng)求再審案中，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)力要求1與依據(jù)1的區(qū)別技能特征僅為Ni的含量不同。在此情況下，判斷本專利權(quán)力要求1是否具有創(chuàng)造性，則應(yīng)當(dāng)考慮該數(shù)值規(guī)模與現(xiàn)有技能相比的技能作用是否產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的功能，或許產(chǎn)生了量的變化，超出人們的預(yù)期。但專利闡明書第7頁(yè)附表所示試驗(yàn)數(shù)據(jù)不能證明權(quán)力要求1限制的Ni的含量規(guī)模相較于依據(jù)1揭露的技能計(jì)劃在改善流動(dòng)性方面具有預(yù)料不到的技能作用，也不能闡明焊料合金的伸長(zhǎng)率僅僅是由Ni的含量決定的，更不能確認(rèn)或教導(dǎo)焊料合金中Ni的含量不同和伸長(zhǎng)率有何必然聯(lián)系，且涉案專利闡明書中亦未記載附表中的伸長(zhǎng)率與熔融焊料合金的流動(dòng)性的線性關(guān)系。因而，本專利權(quán)力要求1關(guān)于Ni含量的選擇，是本范疇技能人員經(jīng)過有限的試驗(yàn)就可以得到的，并未取得意料不到的技能作用，其相關(guān)于依據(jù)1而言是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性。
一起，依據(jù)2017年4月1日起施行的《專利審查攻略》新增的“3.5 關(guān)于補(bǔ)交的試驗(yàn)數(shù)據(jù)”一節(jié)的規(guī)則，假如某技能作用不能從請(qǐng)求揭露的內(nèi)容中得到，則該補(bǔ)交的試驗(yàn)數(shù)據(jù)也不會(huì)被承受。由于假如一概答應(yīng)請(qǐng)求人憑借請(qǐng)求日后補(bǔ)充的試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明其技能計(jì)劃具備創(chuàng)造性然后取得專利權(quán)，則有或許違背先請(qǐng)求制和“揭露換維護(hù)”的原則。此外，技能作用以及證明該技能作用的數(shù)據(jù)還需完好精確，不然或許導(dǎo)致該技能作用不被采信，從而導(dǎo)致權(quán)力要求被認(rèn)定不具有創(chuàng)造性。
技能作用編撰應(yīng)當(dāng)精確有度
綜合上述事例可以看出，技能作用的編撰應(yīng)該精確、有度。
其一，應(yīng)以所屬范疇技能人員預(yù)料不到的技能作用為編撰要點(diǎn)。技能作用可以包含闡明書中宣稱的技能作用和/或本范疇技能人員依據(jù)闡明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技能可以推理得知的技能作用。
假如專利技能計(jì)劃的技能作用屬于有必要經(jīng)過試驗(yàn)或許請(qǐng)求人的創(chuàng)造性勞動(dòng)才獲悉的技能作用，即本范疇技能人員即便面對(duì)專利的技能計(jì)劃也預(yù)料不到的技能作用，則該技能作用就應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在闡明書當(dāng)中，并輔以必要的證明數(shù)據(jù)。化學(xué)、醫(yī)藥等范疇的案件一般適用于該景象。
假如專利技能計(jì)劃的技能作用屬于本范疇技能人員經(jīng)過簡(jiǎn)單的推理就可以獲悉的技能作用，就沒有必要記載在闡明書當(dāng)中，特別不宜作為整個(gè)創(chuàng)造的技能作用（一般坐落創(chuàng)造內(nèi)容開始部分）來闡述。機(jī)械、電學(xué)等范疇的案件一般適用該景象。關(guān)于不記載或許少量記載技能作用的專利申請(qǐng)文件，編撰時(shí)務(wù)必確保技能計(jì)劃自身的完好和精確，特別是要害特征的記載更是如此。 其二，技能作用應(yīng)該盡量簡(jiǎn)要并渙散。在編撰時(shí)，應(yīng)該盡量將有必要記載的技能作用簡(jiǎn)略而渙散地布置到各個(gè)特征的對(duì)應(yīng)方位，而不該將多個(gè)技能作用混合在一起并作為整個(gè)創(chuàng)造的技能作用，以削減技能作用對(duì)權(quán)力要求特征的限制規(guī)模和或許性。這樣做既有利于授權(quán)、確權(quán)階段對(duì)特征作用的描繪，也可以對(duì)同等原則形成最小的影響。
其三，技能作用務(wù)必確保真實(shí)精確。在專利申請(qǐng)過程中，不弄虛作假是底線要求，不能為了取得盡早的請(qǐng)求日而提交虛偽的數(shù)據(jù)，不然即便專利申請(qǐng)取得授權(quán)，也或許在后續(xù)的確權(quán)或維權(quán)階段自食惡果，白白浪費(fèi)金錢、時(shí)刻和精力。
總之，技能作用既不是越多越好，也不是越少越好，應(yīng)依據(jù)不同范疇不同景象采納不同編撰計(jì)劃，并應(yīng)當(dāng)盡量不在闡明書中記載“剩余的”技能作用，避免對(duì)維護(hù)規(guī)模形成不必要的限制。
