1、引言
根據(jù)專利法第三十五條的規(guī)定,專利局對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查。
對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查的目的在于確定發(fā)明專利申請是否應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán),特別是確定其是否符合專利法有關(guān)新穎性、創(chuàng)造性和實用性的規(guī)定。
根據(jù)專利法第三十五條第一款的規(guī)定,實質(zhì)審查程序通常由申請人提出請求后啟動。根據(jù)該條第二款的規(guī)定,實質(zhì)審查程序也可以由專利局啟動。
根據(jù)專利法第三十九條的規(guī)定,發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,專利局應(yīng)當(dāng)作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定。
根據(jù)專利法第三十八條的規(guī)定,在實質(zhì)審查中,發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后,專利局認(rèn)為仍然不符合專利法規(guī)定,即仍然存在屬于專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定情形的缺陷的,應(yīng)當(dāng)予以駁回。
根據(jù)專利法第三十二條的規(guī)定,申請人可以在被授予專利權(quán)之前隨時撤回其專利申請。專利法第三十六條第二款、第三十七條以及專利法實施細(xì)則第四十二條第二款還規(guī)定了在實質(zhì)審查程序中專利申請被視為撤回的情形。
本章所說的實質(zhì)審查,是指中國發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查。對于進入中國國家階段的國際申請的實質(zhì)審查,在本指南第三部分第二章“進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查”中有具體規(guī)定的,適用該章規(guī)定;無具體規(guī)定的,適用本章的規(guī)定。
2、實質(zhì)審查程序及其基本原則
2.1實質(zhì)審查程序概要在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序中可能發(fā)生的行為如下:
(1)對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查后,審查員認(rèn)為該申請不符合專利法及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)通知申請人,要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見或者對其申請進行修改;審查員發(fā)出通知書(審查意見通知書、分案通知書或提交資料通知書等)和申請人的答復(fù)可能反復(fù)多次,直到申請被授予專利權(quán)、被駁回、被撤回或者被視為撤回;
(2)對經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由,或者經(jīng)申請人陳述意見或修改后消除了原有缺陷的專利申請,審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出授予發(fā)明專利權(quán)的通知書;
(3)專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者修改后,仍然存在通知書中指出過的屬于專利法實施細(xì)則第五十三條所列情形的缺陷的,審查員應(yīng)當(dāng)予以駁回;
(4)申請人無正當(dāng)理由對審查意見通知書、分案通知書或者提交資料通知書等逾期不答復(fù)的,審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出申請被視為撤回通知書。
此外,根據(jù)需要,審查員還可以按照本指南的規(guī)定在實質(zhì)審查程序中采用會晤、電話討論和現(xiàn)場調(diào)查等輔助手段。
2.2實質(zhì)審查程序中的基本原則
(1)請求原則
除專利法及其實施細(xì)則另有規(guī)定外,實質(zhì)審查程序只有在申請人提出實質(zhì)審查請求的前提下才能啟動。審查員只能根據(jù)申請人依法正式呈請審查(包括提出申請時、依法提出修改時或者答復(fù)審查意見通知書時)的申請文件進行審查。
(2)聽證原則
在實質(zhì)審查過程中,審查員在作出駁回決定之前,應(yīng)當(dāng)給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)陳述意見和/或修改申請文件的機會,即審查員作出駁回決定時,駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人。
(3)程序節(jié)約原則
在對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查時,審查員應(yīng)當(dāng)盡可能地縮短審查過程。換言之,審查員要設(shè)法盡早地結(jié)案。因此,除非確認(rèn)申請根本沒有被授權(quán)的前景,審查員應(yīng)當(dāng)在第一次審查意見通知書中,將申請中不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的所有問題通知申請人,要求其在指定期限內(nèi)對所有問題給予答復(fù),盡量地減少與申請人通信的次數(shù),以節(jié)約程序。
但是,審查員應(yīng)當(dāng)注意,不得以節(jié)約程序為理由而違反請求原則和聽證原則。
3、申請文件的核查與實審準(zhǔn)備
3.1核對申請的國際專利分類號
審查員接到申請案后,不管近期是否進行審查,都應(yīng)當(dāng)首先核對申請的國際專利分類號。
審查員認(rèn)為申請不屬于自己負(fù)責(zé)審查的分類范圍的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利分類協(xié)調(diào)的規(guī)定及時處理,以免延誤審查。
審查員認(rèn)為分類號不確切,但仍屬于自己負(fù)責(zé)審查的范圍的,應(yīng)當(dāng)自行改正分類號。
3.2查對申請文檔
審查員對屬于自己負(fù)責(zé)審查的分類范圍的申請案,或者調(diào)配給自己的申請案,不管近期是否進行審查,都應(yīng)當(dāng)及時查對申請文檔。對于應(yīng)由其他部門處理的手續(xù)文件以及與實質(zhì)審查無關(guān)的其他文件,審查員應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)交相應(yīng)的部門,以免延誤。
3.2.1查對啟動程序的依據(jù)
審查員應(yīng)當(dāng)查對申請文檔中是否有實質(zhì)審查請求書,其提交的時間是否在自申請日起三年之內(nèi)(分案申請參見本指南第一部分第一章第512節(jié)),是否有發(fā)明專利申請公布及進入實質(zhì)審查程序通知書;專利局決定自行對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查的,是否有經(jīng)局長簽署的通知書和已經(jīng)通知申請人的記錄。
3.2.2查對申請文件
審查員應(yīng)當(dāng)查對實質(zhì)審查所需要的文件(包括原始申請文件及公布的申請文件,如果申請人對申請文件進行了主動修改或在初審期間應(yīng)專利局的要求作過修改,還應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)修改的申請文件)是否齊全。
3.2.3查對涉及優(yōu)先權(quán)的資料
申請人要求外國優(yōu)先權(quán)的,審查員應(yīng)當(dāng)查對申請文檔中是否有要求優(yōu)先權(quán)聲明以及經(jīng)受理在先申請的國家或者政府間組織的主管部門出具的在先申請文件的副本;申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,審查員應(yīng)當(dāng)查對申請文檔中是否有要求優(yōu)先權(quán)聲明以及在中國第一次提出的專利申請文件的副本。
3.2.4查對其他有關(guān)文件
發(fā)明已在外國提出過專利申請的,審查員應(yīng)當(dāng)查對申請文檔中是否有申請人提交的該國為審查其申請進行檢索的資料或者審查結(jié)果的資料。
3.2.5申請文檔存在缺陷時的處理
審查員如果發(fā)現(xiàn)申請文檔中缺少上述第3.2.1節(jié)至3.2.3節(jié)中任何一項所述的依據(jù)、文件或資料,或者某些文件不符合專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)將申請案返回流程管理部門并且說明理由。審查員如果發(fā)現(xiàn)申請文檔中缺少上述第3.2.4節(jié)所述的資料,而且確信申請人已獲得這樣的資料,可以填寫提交資料通知書,要求申請人在指定的兩個月期限內(nèi)提交有關(guān)資料;申請人無正當(dāng)理由逾期不提交的,該申請被視為撤回。
此外,在實質(zhì)審查前,審查員最好能初閱申請文件,查看是否需要申請人提交有關(guān)的參考資料,如果需要,可填寫提交資料通知書,通知申請人在指定的兩個月期限內(nèi)提交。提前做好此項工作,有利于加快審查程序。
3.3建立個人審查檔案
審查員查對申請文檔之后,應(yīng)當(dāng)著手建立個人審查檔案,記載本人審查的案件的重要數(shù)據(jù),并在此后的審查過程中補充有關(guān)信息,以便隨時掌握各申請案的審查過程及其基本情況。
3.4審查的順序
3.4.1一般原則
對于接收的發(fā)明專利申請,除本章第3.4.2節(jié)所述的特殊情況外,都應(yīng)當(dāng)按照接收的先后順序進行審查,但可以將先后接收的同類的專利申請放在一起同時審查。
在申請人對第一次審查意見通知書作出答復(fù)之后,審查員對申請繼續(xù)審查時,一般應(yīng)按照答復(fù)的先后順序進行。
3.4.2特殊處理
對下列幾種情況可作特殊處理:
(1)對國家利益或者公共利益具有重大意義的申請,由申請人或者其主管部門提出請求,經(jīng)專利局局長批準(zhǔn)后,可以優(yōu)先審查,并在隨后的審查過程中予以優(yōu)先處理。
(2)對于專利局自行啟動實質(zhì)審查的專利申請,可以優(yōu)先處理。
(3)保留原申請日的分案申請,可以與原申請一起審查。
4、實質(zhì)審查
4.1審查的文本
審查員首次審查所針對的文本通常是申請人按照專利法及其實施細(xì)則規(guī)定提交的原始申請文件或者應(yīng)專利局初步審查部門要求補正后的文件。
申請人在提出實質(zhì)審查請求時,或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi),對發(fā)明專利申請進行了主動修改的,無論修改的內(nèi)容是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,均應(yīng)當(dāng)以申請人提交的經(jīng)過該主動修改的申請文件作為審查文本。
申請人在上述規(guī)定期間內(nèi)多次對申請文件進行了主動修改的,應(yīng)當(dāng)以最后一次提交的申請文件為審查文本。申請人在上述規(guī)定以外的時間對申請文件進行的主動修改,一般不予接受,其提交的經(jīng)修改的申請文件,不應(yīng)作為審查文本。審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中告知此修改文本不作為審查文本的理由,并以之前的能夠接受的文本作為審查文本。如果申請人進行的修改不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定,但審查員在閱讀該經(jīng)修改的文件后認(rèn)為其消除了原申請文件存在的應(yīng)當(dāng)消除的缺陷,又符合專利法第三十三條的規(guī)定,且在該修改文本的基礎(chǔ)上進行審查將有利于節(jié)約審查程序,則可以接受該經(jīng)修改的申請文件作為審查文本。
4.2閱讀申請文件并理解發(fā)明
審查員在開始實質(zhì)審查后,首先要仔細(xì)閱讀申請文件,力求準(zhǔn)確地理解發(fā)明。重點在于了解發(fā)明所要解決的技術(shù)問題,理解解決所述技術(shù)問題的技術(shù)方案,并且明確該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征,特別是其中區(qū)別于背景技術(shù)的特征,還應(yīng)了解該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果。審查員在閱讀和理解發(fā)明時,可以作必要的記錄,便于進一步審查。
4.3不必檢索即可發(fā)出審查意見通知書的情況
專利申請的全部主題明顯屬于本部分第七章第10節(jié)情形的,審查員不必檢索即可發(fā)出第一次審查意見通知書。
應(yīng)當(dāng)指出的是,如果申請中只有部分主題屬于上述情形,而其他主題不屬于上述情形,則應(yīng)當(dāng)對不屬于上述情形的其他主題進行檢索后再發(fā)出第一次審查意見通知書。
4.4對缺乏單一性申請的處理
專利申請缺乏單一性的缺陷有時是明顯的,有時要通過檢索與審查后才能確定。缺乏單一性的缺陷既可能存在于相互并列的獨立權(quán)利要求之間,也可能因所引用的獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性而存在于相互并列的從屬權(quán)利要求之間,還可能存在于一項權(quán)利要求的多個并列技術(shù)方案之間。
對于缺乏單一性的申請,審查員可以采用下述之一的方法進行處理。
(1)先通知申請人修改
審查員在閱讀申請文件時,立即能判斷出申請的主題之間明顯缺乏單一性的,可以暫緩進行檢索(參見本部分第七章第9.2.1節(jié)(1)),先向申請人發(fā)出分案通知書,通知申請人在指定的兩個月期限內(nèi)對其申請進行修改。
(2)檢索后再通知申請人修改
檢索后才能確定申請的主題之間缺乏單一性的,審查員可以視情況決定是暫緩進一步檢索和審查還是繼續(xù)進一步檢索和審查(參見本部分第七章第9.2.2節(jié)):
如果經(jīng)檢索和審查后認(rèn)為第一獨立權(quán)利要求或者其從屬權(quán)利要求具有被授權(quán)的前景,而其他獨立權(quán)利要求與該有授權(quán)前景的權(quán)利要求之間缺乏單一性,則審查員可以暫緩對其他獨立權(quán)利要求的檢索和審查,并且在第一次審查意見通知書中只針對第一獨立權(quán)利要求或者其從屬權(quán)利要求提出審查意見,同時要求申請人刪除或者修改缺乏單一性的其他權(quán)利要求,以克服申請缺乏單一性的缺陷。
如果經(jīng)檢索和審查后確認(rèn)第一獨立權(quán)利要求和其從屬權(quán)利要求沒有授權(quán)前景,而其他的獨立權(quán)利要求之間缺乏單一性,審查員可以暫緩對其他獨立權(quán)利要求的檢索和審查,在第一次審查意見通知書中指出第一獨立權(quán)利要求和其從屬權(quán)利要求沒有授權(quán)前景的同時,指出該專利申請缺乏單一性的缺陷;也可以繼續(xù)檢索和審查其他獨立權(quán)利要求,尤其是當(dāng)檢索領(lǐng)域非常接近或者在很大程度上重疊時,并在第一次審查意見通知書中,同時指出單一性缺陷和其他缺陷(參見本部分第七章第9.2.2節(jié)(1)或(2))。
如果申請人按照第一次審查意見通知書的要求,對申請進行了符合本章第5.2節(jié)規(guī)定的修改,且權(quán)利要求書已不存在缺乏單一性的缺陷,審查員應(yīng)當(dāng)對該權(quán)利要求書繼續(xù)進行審查。
對于因獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性而導(dǎo)致其相互并列的從屬權(quán)利要求之間缺乏單一性的情況,參照上述(1)或(2)的方式處理。
應(yīng)當(dāng)注意的是,有時申請的主題之間雖然缺乏單一性,特別是因獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性而導(dǎo)致其相互并列的從屬權(quán)利要求之間缺乏單一性,但是它們所對應(yīng)的檢索領(lǐng)域非常接近,或者在很大程度上是重疊的,在這種情況下,審查員最好一并檢索和審查這些權(quán)利要求,在審查意見通知書中指出這些權(quán)利要求不符合專利法及其實施細(xì)則的其他規(guī)定的缺陷,同時指出申請缺乏單一性的缺陷,以利于節(jié)約審查程序(參見本部分第七章第921節(jié)(2))。
無論申請屬于上述第(1)、(2)項中的哪一種情形,申請人都應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi),對其申請進行修改,例如對權(quán)利要求書進行限制,以克服單一性缺陷。申請人期滿不答復(fù)的,該申請被視為撤回。
申請人在答復(fù)中對審查員關(guān)于申請缺乏單一性的論點提出了反對意見,審查員認(rèn)為反對意見成立,或者申請人修改了權(quán)利要求書并克服了單一性缺陷的,申請的審查程序應(yīng)當(dāng)繼續(xù)進行;反對意見不成立,或者未消除單一性缺陷的,審查員可以根據(jù)專利法第三十八條的有關(guān)規(guī)定駁回該申請。
4.5檢索
每一件發(fā)明專利申請在被授予專利權(quán)之前都應(yīng)當(dāng)進行檢索。如何確定檢索的技術(shù)領(lǐng)域及如何進行檢索,參見本部分第七章的內(nèi)容。
4.6優(yōu)先權(quán)的核實
4.6.1需要核實優(yōu)先權(quán)的情況
審查員應(yīng)當(dāng)在檢索后確定是否需要核實優(yōu)先權(quán)。當(dāng)檢索得到的所有對比文件的公開日都早于申請人所要求的優(yōu)先權(quán)日時,不必核實優(yōu)先權(quán)。出現(xiàn)下列情形之一時,需要核實優(yōu)先權(quán):
(1)對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關(guān)的內(nèi)容,而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間,即該對比文件構(gòu)成PX或PY類文件;
(2)任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內(nèi)容與申請的全部主題相同,或者與部分主題相同,前者的申請日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間,而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后,即任何單位或者個人在專利局的申請構(gòu)成PE類文件;
(3)任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內(nèi)容與申請的全部主題相同,或者與部分主題相同,前者所要求的優(yōu)先權(quán)日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間,而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后,即任何單位或者個人在專利局的申請構(gòu)成PE類文件。
對于第(3)種情形,應(yīng)當(dāng)首先核實所審查的申請的優(yōu)先權(quán);當(dāng)所審查的申請不能享有優(yōu)先權(quán)時,還應(yīng)當(dāng)核實作為對比文件的任何單位或個人在專利局的申請的優(yōu)先權(quán)。
4.6.2優(yōu)先權(quán)核實的一般原則
一般來說,核實優(yōu)先權(quán)是指核查申請人要求的優(yōu)先權(quán)是否能依照專利法第二十九條的規(guī)定成立。為此,審查員應(yīng)當(dāng)在初步審查部門審查的基礎(chǔ)上(參見本指南第一部分第一章第6.2節(jié))核實:
(1)作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題;
(2)該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請;
(3)在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內(nèi)。進行上述第(1)項核實,即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權(quán)利要求書,不包括摘要)中。為此,審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進行分析研究,只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權(quán)利要求書中沒有包含該技術(shù)方案為理由,而拒絕給予優(yōu)先權(quán)。
所謂清楚地記載,并不要求在敘述方式上完全一致,只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是,如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述,甚至僅僅只有暗示,而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述,以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出,則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。
在某些情況下,應(yīng)當(dāng)對上述第(2)項進行核實。例如,一件申請A以申請人的另一件在先申請B為基礎(chǔ)要求優(yōu)先權(quán),在對申請A進行檢索時審查員找到了該申請人的又一件在申請A的申請日和優(yōu)先權(quán)日之間公布的專利申請文件或公告的專利文件C,文件C中已公開了申請A的主題,且文件C的申請日早于申請A的優(yōu)先權(quán)日,即早于申請B的申請日,因此可以確定在先申請B并不是該申請人提出的記載了申請A的相同主題的首次申請,因此申請A不能要求以在先申請B的申請日為優(yōu)先權(quán)日。
4.6.2.1分優(yōu)先權(quán)的核實
由于對在先申請中的發(fā)明作進一步的改進或者完善,申請人在其在后申請中,可能會增加在先申請中沒有的技術(shù)方案。在這種情況下,審查員在核實優(yōu)先權(quán)時,不能以在后申請增加內(nèi)容為理由斷定優(yōu)先權(quán)要求不成立,而應(yīng)當(dāng)對在后申請中被在先申請清楚記載過的相同主題給予優(yōu)先權(quán),即給予部分優(yōu)先權(quán)。具體地說,在在后申請中,其技術(shù)方案已在在先申請中清楚記載的權(quán)利要求可以享有優(yōu)先權(quán);而其技術(shù)方案未在在先申請中記載的權(quán)利要求則不能享有優(yōu)先權(quán),應(yīng)當(dāng)視為是在在后申請的申請日提出的。就整個申請而言,這種情況稱為部分優(yōu)先權(quán),即該申請的部分主題享有優(yōu)先權(quán),也就是說部分權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案享有優(yōu)先權(quán)。
4.6.2.2多項優(yōu)先權(quán)的核實
如果一件具有單一性的專利申請要求了多項優(yōu)先權(quán),審查員在核實優(yōu)先權(quán)時,應(yīng)當(dāng)檢查該申請的權(quán)利要求書中所反映的各種技術(shù)方案,是否分別在作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的多件外國或者本國的專利申請中已有清楚的記載。此外,審查員還要核實所有的在先申請的申請日是否都在在后申請的優(yōu)先權(quán)期限之內(nèi)。滿足上述兩個條件的,在后申請的多項優(yōu)先權(quán)成立,并且其記載上述各種技術(shù)方案的各項權(quán)利要求具有不同的優(yōu)先權(quán)日。如果某些權(quán)利要求不滿足上述條件,但其他權(quán)利要求滿足上述條件,則不滿足上述條件的那些權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)不能成立,而滿足上述條件的其他權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)成立。
如果作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的多件外國或者本國的專利申請,分別記載了不同的技術(shù)特征,而在后申請的權(quán)利要求是這些特征的組合,則多項優(yōu)先權(quán)不能成立。
4.6.3優(yōu)先權(quán)核實后的處理程序
經(jīng)核實,申請的優(yōu)先權(quán)不成立的,審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中說明優(yōu)先權(quán)不成立的理由,并以新確定的優(yōu)先權(quán)日(在沒有其他優(yōu)先權(quán)時,以申請日)為基礎(chǔ),進行后續(xù)審查。在該申請被授予專利權(quán)時,審查員應(yīng)當(dāng)在著錄項目變更通知單中對其優(yōu)先權(quán)作出變更。
4.7全面審查
為節(jié)約程序,審查員通常應(yīng)當(dāng)在發(fā)出第一次審查意見通知書之前對專利申請進行全面審查,即審查申請是否符合專利法及其實施細(xì)則有關(guān)實質(zhì)方面和形式方面的所有規(guī)定。
審查的重點是說明書和全部權(quán)利要求是否存在專利法實施細(xì)則第五十三條所列的情形。一般情況下,首先審查申請的主題是否屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的不授予專利權(quán)的情形;是否符合專利法第二條第二款的規(guī)定;是否具有專利法第二十二條第四款所規(guī)定的實用性;說明書是否按照專利法第二十六條第三款的要求充分公開了請求保護的主題。然后審查權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性;權(quán)利要求書是否按照專利法第二十六條第四款的規(guī)定,以說明書為依據(jù),清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍;獨立權(quán)利要求是否表述了一個解決技術(shù)問題的完整的技術(shù)方案。在進行上述審查的過程中,還應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利要求書是否存在缺乏單一性的缺陷;申請的修改是否符合專利法第三十三條及實施細(xì)則第五十一條的規(guī)定;分案申請是否符合專利法實施細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定;對于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,還需審查申請文件是否符合專利法第二十六條第五款的規(guī)定。
如果審查員有理由認(rèn)為申請所涉及的發(fā)明是在中國完成,且向外國申請專利之前未報經(jīng)專利局進行保密審查,應(yīng)當(dāng)審查申請是否符合專利法第二十條的規(guī)定。
申請不存在專利法實施細(xì)則第五十三條所列情形,或者雖然存在專利法實施細(xì)則第五十三條所列情形的實質(zhì)性缺陷但經(jīng)修改后仍有授權(quán)前景的,為節(jié)約程序,審查員應(yīng)當(dāng)一并審查其是否符合專利法及其實施細(xì)則的其他所有規(guī)定。
審查員在檢索之后已經(jīng)確切地理解了請求保護的主題及其對現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻的,這一階段的主要工作是根據(jù)檢索結(jié)果對上述審查重點作出肯定或者否定的判斷。
4.7.1審查權(quán)利要求書
根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定,權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù),清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。根據(jù)專利法第五十九條第一款的規(guī)定,專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。因此,實質(zhì)審查應(yīng)當(dāng)圍繞權(quán)利要求書,特別是獨立權(quán)利要求進行。
一般情況下,在確定申請的主題不屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的不授予專利權(quán)的情形,符合專利法第二條第二款的規(guī)定,具有專利法第二十二條第四款所規(guī)定的實用性,且說明書充分公開了請求保護的主題后,應(yīng)當(dāng)對權(quán)利要求書進行下述審查。
(1)按照本部分第三章和第四章的規(guī)定審查獨立權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性。
如果經(jīng)審查認(rèn)為獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性,則應(yīng)當(dāng)進一步審查從屬權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性。如果經(jīng)審查認(rèn)為全部獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求均不具備新穎性或創(chuàng)造性,則對權(quán)利要求書不必再繼續(xù)進行審查。
如果經(jīng)審查認(rèn)為獨立權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性,或者雖然獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性,但是從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性,則該申請有被授予專利權(quán)的前景,審查員應(yīng)當(dāng)遵循程序節(jié)約的原則,對權(quán)利要求書進行下述第(2)至第(7)項的審查。
(2)審查權(quán)利要求書中的全部權(quán)利要求是否得到說明書(及其附圖)的支持,以及是否清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
(3)審查獨立權(quán)利要求是否表述了一個針對發(fā)明所要解決的技術(shù)問題的完整的技術(shù)方案。判斷獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案是否完整的關(guān)鍵,在于查看獨立權(quán)利要求是否記載了解決上述技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征。
(4)審查從屬權(quán)利要求是否符合專利法實施細(xì)則第二十條第三款及第二十二條的規(guī)定。
(5)審查一項發(fā)明是否只有一個獨立權(quán)利要求,并且該獨立權(quán)利要求寫在同一發(fā)明的從屬權(quán)利要求之前。
(6)審查權(quán)利要求書中的技術(shù)術(shù)語(科技術(shù)語)是否符合專利法實施細(xì)則第三條第一款的規(guī)定,是否與說明書中使用的技術(shù)術(shù)語一致。
(7)如果檢索出任何單位或個人在同一申請日向?qū)@痔峤坏膶儆谕瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造的對比文件,應(yīng)當(dāng)注意避免對相同權(quán)利要求的重復(fù)授權(quán)。有關(guān)同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理方式,適用本部分第三章第6節(jié)的規(guī)定。如果兩件或兩件以上的發(fā)明專利申請涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造,則應(yīng)當(dāng)由同一審查員進行審查,原則上由最先提出轉(zhuǎn)案要求的審查員審查。
需要說明的是,對于某些申請,由于存在例如權(quán)利要求不清楚等問題,而導(dǎo)致審查員無法先審查該申請權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性,則應(yīng)當(dāng)先就這些問題進行審查。同時審查員也可以根據(jù)對說明書的理解,就說明書中的技術(shù)方案給出有關(guān)新穎性或創(chuàng)造性的審查意見,供申請人參考。
4.7.2審查說明書和摘要
說明書(及其附圖)應(yīng)當(dāng)清楚、完整地公開發(fā)明,使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)。同時,說明書作為權(quán)利要求書的依據(jù),在確定專利權(quán)的保護范圍時,用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。
對于說明書(及其附圖),審查員應(yīng)當(dāng)審查下列內(nèi)容:
(1)說明書(及其附圖)是否清楚、完整地公開了發(fā)明,使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn);說明書中記載的技術(shù)方案能否解決發(fā)明的技術(shù)問題并取得預(yù)期的有益效果(參見本部分第二章第21節(jié));
(2)各權(quán)利要求的技術(shù)方案所表述的請求保護的范圍能否在說明書中找到根據(jù),且說明書中發(fā)明內(nèi)容部分所述的技術(shù)方案與權(quán)利要求所限定的相應(yīng)技術(shù)方案的表述是否一致;
(3)說明書是否包含專利法實施細(xì)則第十七條規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,是否按照規(guī)定的方式和順序撰寫,并且用詞規(guī)范、語句清楚(參見本部分第二章第2.2節(jié))。
如果發(fā)明的性質(zhì)使采用其他方式或者順序撰寫說明書能節(jié)約篇幅并有利于他人準(zhǔn)確地理解發(fā)明,則根據(jù)專利法實施細(xì)則第十七條第二款的規(guī)定,這種撰寫也是允許的。
專利申請包含一個或多個核苷酸或氨基酸序列的,應(yīng)當(dāng)審查說明書是否包括符合規(guī)定的序列表。
對于有附圖的申請,應(yīng)當(dāng)審查附圖是否符合專利法實施細(xì)則第十八條的規(guī)定(參見本部分第二章第2.3節(jié))。
在不需要附圖的申請中,其說明書可以不包括專利法實施細(xì)則第十七條第一款第(四)項的內(nèi)容。
另外,審查員還應(yīng)當(dāng)審查說明書中所用的科技術(shù)語是否規(guī)范;外國人名、地名和科技術(shù)語尚無標(biāo)準(zhǔn)中文譯文的,是否注明了原文等。
審查員還應(yīng)當(dāng)重視對說明書摘要的審查。對于說明書摘要的審查,適用本部分第二章第2.4節(jié)的規(guī)定。
審查員按照本章第4.7.1節(jié)(1)進行審查后,如果認(rèn)為全部權(quán)利要求都不具備新穎性或創(chuàng)造性,則應(yīng)當(dāng)注意說明書中是否記載了與原獨立權(quán)利要求屬于同一個總的發(fā)明構(gòu)思且具備新穎性和創(chuàng)造性的其他技術(shù)方案,以便確定申請屬于本章第4.10.2.2節(jié)中所列的第(3)種情形還是第(4)種情形。
4.7.3審查其他申請文件
對于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,審查員還應(yīng)當(dāng)審查申請人是否提交了專利局制定的遺傳資源來源披露登記表,該遺傳資源來源披露登記表中是否說明了該遺傳資源的直接來源和原始來源;對于未說明原始來源的,是否說明了理由。
4.8不全面審查的情況
對于一件發(fā)明專利申請,通常應(yīng)當(dāng)按照本章第4.7節(jié)的要求進行全面審查,以節(jié)約程序。
但是,申請文件存在嚴(yán)重不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的缺陷的,即存在專利法實施細(xì)則第五十三條所列情形的缺陷,并且該申請不可能被授予專利權(quán)的,審查員可以對該申請不作全面審查,在審查意見通知書中僅指出對審查結(jié)論起主導(dǎo)作用的實質(zhì)缺陷即可,此時指出其次要的缺陷和/或形式方面的缺陷是沒有實際意義的。
4.9對公眾意見的處理
任何人對不符合專利法規(guī)定的發(fā)明專利申請向?qū)@痔岢龅囊庖?,?yīng)當(dāng)存入該申請文檔中供審查員在實質(zhì)審查時考慮。如果公眾的意見是在審查員發(fā)出授予專利權(quán)的通知之后收到的,就不必考慮。專利局對公眾意見的處理情況,不必通知提出意見的公眾。
4.10第一次審查意見通知書
4.10.1總的要求
審查員對申請進行實質(zhì)審查后,通常以審查意見通知書的形式,將審查的意見和傾向性結(jié)論通知申請人。在審查意見通知書正文中,審查員必須根據(jù)專利法及其實施細(xì)則具體闡述審查的意見。審查的意見應(yīng)當(dāng)明確、具體,使申請人能夠清楚地了解其申請存在的問題。
在任何情況下,審查的意見都應(yīng)當(dāng)說明理由,明確結(jié)論,并引用專利法或?qū)@▽嵤┘?xì)則的相關(guān)條款,但不應(yīng)當(dāng)寫入帶有個人感情色彩的詞語。為了使申請人盡快地作出符合要求的修改,必要時審查員可以提出修改的建議供申請人修改時參考。如果申請人接受審查員的建議,應(yīng)當(dāng)正式提交經(jīng)過修改的文件,審查員在通知書中提出的修改建議不能作為進一步審查的文本。
為了加快審查程序,應(yīng)當(dāng)盡可能減少審查意見通知書的次數(shù)。因此,除該申請因存在嚴(yán)重實質(zhì)性缺陷而無授權(quán)前景(例如本章第4.3節(jié)、第4.8節(jié)的情況)或者審查員因申請缺乏單一性而暫緩繼續(xù)審查之外,第一次審查意見通知書應(yīng)當(dāng)寫明審查員對申請的實質(zhì)方面和形式方面的全部意見。此外,在審查文本不符合專利法第三十三條規(guī)定的情況下,審查員也可以針對審查文本之外的其他文本提出審查意見,供申請人參考。
4.10.2組成部分和要求
第一次審查意見通知書應(yīng)當(dāng)包括標(biāo)準(zhǔn)表格和通知書正文。審查意見通知書中引用對比文件的,視情況,還應(yīng)當(dāng)包括對比文件的復(fù)制件。
4.10.2.1標(biāo)準(zhǔn)表格
審查員應(yīng)當(dāng)按照要求完整地填寫標(biāo)準(zhǔn)表格中的各項內(nèi)容,尤其要注意確認(rèn)和填寫審查依據(jù)的文本,該審查依據(jù)的文本應(yīng)當(dāng)是依據(jù)本章第4.1節(jié)的規(guī)定確認(rèn)的審查文本,在審查意見通知書正文中對其提出參考性的審查意見的文本不在該表格中填寫。申請人有兩個以上的,應(yīng)當(dāng)寫明全部申請人或其代表人。
在標(biāo)準(zhǔn)表格的引用對比文件一項中,審查員應(yīng)當(dāng)按照下列要求填寫。
(1)對比文件為專利文獻(指專利說明書或者專利申請公開說明書)的,應(yīng)當(dāng)按照“巴黎聯(lián)盟專利局間情報檢索國際合作委員會”(ICIREPAT)的規(guī)定,寫明國別代碼、文獻號和文獻類別;此外,還應(yīng)注明這些文獻的公開日期;對于抵觸申請還應(yīng)注明其申請日。
例如:
文獻名稱公開日
CN1161293A1997.10.8
US4243128A1981.1.6
JP昭59-144825(A)1984.8.20
(2)對比文件為期刊中的文章的,應(yīng)當(dāng)寫明文章的名稱、作者姓名、期刊名稱、期刊卷號、相關(guān)內(nèi)容的起止頁數(shù)、出版日期等。
例如:“激光兩坐標(biāo)測量儀”,中國計量科學(xué)研究院激光兩坐標(biāo)測量儀研制小組,計量學(xué)報,第1卷第2期,第84~85頁,1980年4月。
(3)對比文件為書籍的,應(yīng)當(dāng)寫明書名、作者姓名、相關(guān)內(nèi)容的起止頁數(shù),出版社名稱及出版日期。
例如:“氣體放電”,楊津基,第258~260頁,科學(xué)出版社,1983年10月。
4.10.2.2審查意見通知書正文
根據(jù)申請的具體情況和檢索結(jié)果,通知書正文可以按照如下幾種方式撰寫。
(1)申請屬于本章第43節(jié)所述的不必檢索即可發(fā)出審查意見通知書的情形的,通知書正文只需指出主要問題并說明理由,而不必指出任何其他缺陷,最后指出因申請屬于專利法實施細(xì)則第五十三條所列的某種駁回情形,將根據(jù)專利法第三十八條駁回申請。
(2)申請雖然可以被授予專利權(quán),但還存在某些不重要的缺陷的,為了加快審查程序,審查員可以在通知書中提出具體的修改建議,或者直接在作為通知書附件的申請文件復(fù)制件上進行建議性修改,并在通知書正文中說明建議的理由,然后指出,如果申請人同意審查員建議的修改,應(yīng)當(dāng)正式提交修改的文件或者替換頁。
(3)申請雖然可以被授予專利權(quán),但還存在較嚴(yán)重的缺陷,而且這些缺陷既涉及權(quán)利要求書,又涉及說明書的,通知書正文應(yīng)當(dāng)按照審查意見的重要性的順序來撰寫。通常,首先闡述對獨立權(quán)利要求的審查意見;其次是對從屬權(quán)利要求的審查意見;再次是對說明書(及其附圖)和說明書摘要的審查意見。對說明書的審查意見,可以按照專利法實施細(xì)則第十七條規(guī)定的順序加以陳述。
獨立權(quán)利要求必須進行修改的,通常應(yīng)當(dāng)要求申請人對說明書的有關(guān)部分作相應(yīng)的修改。此外,如果審查員檢索到比申請人在說明書中引證的對比文件更相關(guān)的對比文件,則在通知書正文中,應(yīng)當(dāng)要求申請人對說明書背景技術(shù)部分和其他相關(guān)部分作相應(yīng)的修改。
對于改進型發(fā)明,審查員如果檢索到一份與發(fā)明最接近的對比文件,使原先用作獨立權(quán)利要求劃界所依據(jù)的對比文件顯然不適合,則應(yīng)當(dāng)要求申請人對獨立權(quán)利要求重新劃界。在這種情況下,通知書正文還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明根據(jù)引用的這份對比文件如何劃界,并要求申請人對說明書進行相應(yīng)的修改,例如在說明書的背景技術(shù)部分對該對比文件公開的內(nèi)容作客觀的評述。
如果說明書中沒有明確記載或者僅僅籠統(tǒng)地記載了發(fā)明所
要解決的技術(shù)問題,但審查員通過閱讀整個說明書的內(nèi)容,能夠理解出發(fā)明所要解決的技術(shù)問題,并據(jù)此進行了檢索和實質(zhì)審查,那么審查員應(yīng)當(dāng)在通知書正文一開始就明確指出其認(rèn)定的發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。
(4)申請由于不具備新穎性或創(chuàng)造性而不可能被授予專利權(quán)的,審查員在通知書正文中,必須對每項權(quán)利要求的新穎性或者創(chuàng)造性提出反對意見,首先對獨立權(quán)利要求進行評述,然后對從屬權(quán)利要求一一評述。但是,在權(quán)利要求較多或者反對意見的理由相同的情況下,也可以將從屬權(quán)利要求分組加以評述;最后還應(yīng)當(dāng)指出說明書中也沒有可以取得專利權(quán)的實質(zhì)內(nèi)容。
在此種情況下,審查員在通知書正文中不必指出次要的缺陷和形式方面的缺陷,也不必要求申請人作任何修改。
審查員在審查意見通知書中依據(jù)所引用的對比文件的某部分提出意見的,應(yīng)當(dāng)指出對比文件中相關(guān)的具體段落或者附圖的圖號及附圖中零部件的標(biāo)記。
如何根據(jù)專利法第二十二條有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定,對權(quán)利要求及說明書的內(nèi)容提出審查意見并說明理由,請參見本部分第三章和第四章的有關(guān)內(nèi)容。
審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的,如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。
(5)申請屬于本章第4.4節(jié)(1)中所述的明顯缺乏單一性的情形的,審查員可發(fā)出分案通知書,要求申請人修改申請文件,并明確告之待申請克服單一性缺陷后再進行審查;申請屬于本章第4.4節(jié)(2)中所述的情形的,審查員在審查意見通知書正文中闡述具體審查意見的同時,還應(yīng)當(dāng)指出申請包含的幾項發(fā)明不符合專利法第三十一條第一款有關(guān)單一性的規(guī)定。審查員檢索后發(fā)現(xiàn)獨立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性,從而導(dǎo)致發(fā)明專利申請缺乏單一性的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)本章第4.4節(jié)的規(guī)定,決定是否繼續(xù)審查。
4.10.2.3對比文件的復(fù)制件
審查意見通知書中引用的對比文件,應(yīng)復(fù)制一份放入申請案卷中。當(dāng)引用的對比文件篇幅較長時,只需復(fù)制其中與審查意見通知書正文相關(guān)的部分。此外,對比文件的復(fù)制件上應(yīng)當(dāng)有清楚的標(biāo)記,表明其來源及公開日,尤其是對比文件引自期刊或者書籍的,更需要包含上述標(biāo)記。
4.10.3答復(fù)期限
在審查意見通知書中,審查員應(yīng)當(dāng)指定答復(fù)期限。該期限由審查員考慮與申請有關(guān)的因素后確定。這些因素包括:審查意見的數(shù)量和性質(zhì);申請可能進行修改的工作量和復(fù)雜程度等。答復(fù)第一次審查意見通知書的期限為四個月。
4.10.4簽署
審查意見通知書應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)審查的審查員蓋章。如果審查意見通知書是由實習(xí)審查員起草的,應(yīng)當(dāng)由實習(xí)審查員和負(fù)責(zé)指導(dǎo)其審查的審查員共同蓋章。
4.11繼續(xù)審查
在申請人答復(fù)第一次審查意見通知書之后,審查員應(yīng)當(dāng)對申請繼續(xù)進行審查,考慮申請人陳述的意見和/或?qū)ι暾埼募鞒龅男薷?。審查員應(yīng)當(dāng)在審查程序的各階段,使用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)。
在繼續(xù)審查前,審查員應(yīng)當(dāng)核實答復(fù)文件中的申請?zhí)枴⑸暾埲?、專利代理機構(gòu)及代理人、發(fā)明名稱等事項,以避免差錯。如果審查員在撰寫第一次審查意見通知書之前,已對申請進行了全面審查,則在繼續(xù)審查階段應(yīng)當(dāng)把注意力集中在申請人對通知書正文中提出的各審查意見的反應(yīng)上,特別應(yīng)當(dāng)注意申請人針對全部或者部分審查意見進行爭辯時所陳述的理由和提交的證據(jù)。如果申請人同時提交了經(jīng)修改的說明書和/或權(quán)利要求書,審查員首先應(yīng)當(dāng)按照專利法第三十三條和專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定,分別審查修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及修改是否按照審查意見通知書要求進行(參見本章第5.2節(jié));如果修改符合上述規(guī)定,再進一步審查經(jīng)過修改的申請是否克服了審查意見通知書中所指出的缺陷,是否出現(xiàn)了新的不符合專利法及其實施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的缺陷,尤其是審查新修改的獨立權(quán)利要求是否符合專利法第二十二條的規(guī)定,從而確定該經(jīng)修改的申請是否可以被授予專利權(quán)。
4.11.1對申請繼續(xù)審查后的處理
審查員繼續(xù)審查申請后,視不同情況,可對申請作如下不同的處理。
(1)申請人根據(jù)審查員的意見,對申請作了修改,消除了可能導(dǎo)致被駁回的缺陷,使修改后的申請有可能被授予專利權(quán)的,如果申請仍存在某些缺陷,則審查員應(yīng)當(dāng)再次通知申請人消除這些缺陷,必要時,還可以通過與申請人會晤的方式(參見本章第4.12節(jié))來加速審查;對個別的問題,如有可能,審查員可以用本章第4.13節(jié)所述的方式通過電話與申請人討論;但是,除審查員對明顯錯誤進行依職權(quán)修改(參見本章第5.2.4.2和第6.2.2節(jié))的情況外,不論采用什么方式提出修改意見,都必須以申請人正式提交的書面修改文件為依據(jù)。
(2)申請經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后,仍然存在原審查意見通知書中指出過的、屬于專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定情形的缺陷的,在符合聽證原則的前提下,審查員可以作出駁回申請的決定。法39(3)申請經(jīng)過修改或者申請人陳述意見后已經(jīng)符合專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定的,審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出授予發(fā)明專利權(quán)通知書。
4.11.2補充檢索
在繼續(xù)審查(包括復(fù)審后的審查)中,必要時,審查員應(yīng)當(dāng)進行補充檢索。例如,在閱讀申請人的答復(fù)之后,審查員意識到,原先對發(fā)明的理解不夠準(zhǔn)確,從而影響了檢索的全面性;或者由于申請人對申請文件進行了修改,需要進一步的檢索;或者由于在首次檢索時檢索到了本部分第七章第4.2節(jié)(2)中所述的有可能構(gòu)成抵觸申請的指定中國的國際申請文件(參見本部分第七章第11節(jié)),而需要通過補充檢索確定其是否進入了中國國家階段,并作出了中文公布。
4.11.3再次審查意見通知書
4.11.3.1再次發(fā)出審查意見通知書的情況
出現(xiàn)下列情況之一時,審查員應(yīng)當(dāng)再次發(fā)出審查意見通知書:
(1)審查員發(fā)現(xiàn)與申請的主題更加相關(guān)的對比文件,需要對權(quán)利要求進行重新評價;
(2)在前一階段的審查中,審查員未對某項或某幾項權(quán)利要求提出審查意見,經(jīng)繼續(xù)審查后,發(fā)現(xiàn)其中有不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的情況;
(3)經(jīng)申請人陳述意見和/或進行修改之后,審查員認(rèn)為有必要提出新的審查意見;
(4)修改后的申請有可能被授予專利權(quán),但仍存在不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的缺陷,這些缺陷可能是修改后出現(xiàn)的新缺陷、審查員新發(fā)現(xiàn)的缺陷以及已經(jīng)通知過申請人但仍未完全消除的缺陷;
(5)審查員擬駁回申請,但在此前的審查意見通知書中未向申請人明確指出駁回所依據(jù)的事實、理由或證據(jù)。
4.11.3.2再次審查意見通知書的內(nèi)容及要求
第一次審查意見通知書的撰寫方式及要求同樣適合于再次審查意見通知書。
申請人在答復(fù)審查意見通知書時提交了修改文本的,審查員應(yīng)當(dāng)針對修改文本提出審查意見,指出新修改的權(quán)利要求書和說明書中存在的問題。
申請人在答復(fù)時僅陳述意見而未對申請文件作修改的,審查員通??梢栽谠俅螌彶橐庖娡ㄖ獣闹?,堅持先前闡述過的意見;但是如果申請人提出了充分的理由,或者出現(xiàn)本章第4.11.3.1節(jié)中所述的某些情形時,審查員應(yīng)當(dāng)考慮新的審查意見。
審查員在再次審查意見通知書中,應(yīng)當(dāng)對申請人提交的意見陳述書中的爭辯意見進行必要的評述。
為了加快審查程序,再次審查意見通知書應(yīng)當(dāng)將對申請審查的結(jié)論明確告知申請人。再次審查意見通知書指定的答復(fù)期限為兩個月。
4.12會晤
在某些情況下,例如本章第4.11.1節(jié)(1)中所述的情況,審查員可以約請申請人會晤,以加快審查程序。申請人亦可以要求會晤,此時,審查員只要認(rèn)為通過會晤能達(dá)到有益的目的,就應(yīng)當(dāng)同意申請人提出的會晤要求;反之,審查員可以拒絕會晤要求。
4.12.1舉行會晤的條件
舉行會晤的條件是:
(1)審查員已發(fā)出第一次審查意見通知書;并且
(2)申請人在答復(fù)審查意見通知書的同時或者之后提出了會晤要求,或者審查員根據(jù)案情的需要向申請人發(fā)出了約請。
不管是審查員約請的,還是申請人要求的會晤,都應(yīng)當(dāng)預(yù)先約定??刹捎脮钔ㄖ獣蛲ㄟ^電話來約定,會晤通知書的副本和約定會晤的電話記錄應(yīng)當(dāng)存放在申請案卷中。在會晤通知書或約定會晤的電話記錄中,應(yīng)當(dāng)寫明經(jīng)審查員確認(rèn)的會晤內(nèi)容、時間和地點。如果審查員或者申請人準(zhǔn)備在會晤中提出新的文件,應(yīng)當(dāng)事先提交給對方。
會晤日期確定后一般不得變動;必須變動時,應(yīng)當(dāng)提前通知對方。申請人無正當(dāng)理由不參加會晤的,審查員可以不再安排會晤,而通過書面方式繼續(xù)審查。
4.12.2會晤地點和參加人
會晤應(yīng)當(dāng)在專利局指定的地點進行,審查員不得在其他地點同申請人就有關(guān)申請的問題進行會晤。
會晤由負(fù)責(zé)審查該申請的審查員主持。必要時,可以邀請有經(jīng)驗的其他審查員協(xié)助。實習(xí)審查員主持的會晤,應(yīng)當(dāng)有負(fù)責(zé)指導(dǎo)的審查員參加。
申請人委托了專利代理機構(gòu)的,會晤必須有代理人參加。參加會晤的代理人應(yīng)當(dāng)出示代理人執(zhí)業(yè)證。申請人更換代理人的,應(yīng)當(dāng)辦理著錄項目變更手續(xù),并在著錄項目變更手續(xù)合格后由變更后的代理人參加會晤。在委托代理機構(gòu)的情況下,申請人可以與代理人一起參加會晤。
申請人沒有委托專利代理機構(gòu)的,申請人應(yīng)當(dāng)參加會晤;申請人是單位的,由該單位指定的人員參加,該參加會晤的人員應(yīng)當(dāng)出示證明其身份的證件和單位出具的介紹信。
上述規(guī)定也適用于共同申請人。除非另有聲明或者委托了代理機構(gòu),共有專利申請的單位或者個人都應(yīng)當(dāng)參加會晤。
必要時,發(fā)明人受申請人的指定或委托,可以同代理人一起參加會晤,或者在申請人未委托代理機構(gòu)的情況下受申請人的委托代表申請人參加會晤。
參加會晤的申請人或代理人等的總數(shù),一般不得超過兩名;兩個以上單位或者個人共有一項專利申請,又未委托代理機構(gòu)的,可以按共同申請的單位或個人的數(shù)目確定參加會晤的人數(shù)。
4.12.3會晤記錄
會晤結(jié)束后,審查員應(yīng)當(dāng)填寫會晤記錄。會晤記錄采用專利局統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)表格,一式兩份,經(jīng)審查員和參加會晤的申請人(或者代理人)簽字或蓋章后,一份交申請人,一份留在申請案卷中。
通常,在會晤記錄中應(yīng)當(dāng)寫明討論的問題、結(jié)論或者同意修改的內(nèi)容。如果會晤時討論的問題很多,例如涉及有關(guān)新穎性、創(chuàng)造性、修改是否引入了新的內(nèi)容等諸方面的問題,審查員應(yīng)當(dāng)詳盡記錄討論的情況和取得一致的意見。
會晤記錄不能代替申請人的正式書面答復(fù)或者修改。即使在會晤中,雙方就如何修改申請達(dá)成了一致的意見,申請人也必須重新提交正式的修改文件,審查員不能代為修改。
如果在會晤中,對申請文件的修改沒有取得一致意見,審查工作將通過書面方式繼續(xù)進行。
會晤后,需要申請人重新提交修改文件或者作出書面意見陳述的,如果對原定答復(fù)期限的監(jiān)視還繼續(xù)存在,則該答復(fù)期限可以不因會晤而改變,或者視情況延長一個月;如果對原定答復(fù)期限的監(jiān)視已不再存在,則審查員應(yīng)當(dāng)在會晤記錄中另行指定提交修改文件或意見陳述書的期限。此提交的修改文件或意見陳述書視為對審查意見通知書的答復(fù),申請人未按期答復(fù)的,該申請將被視為撤回。
如果會晤時,申請人提出了新的文件,而會晤前審查員沒有收到這些文件,審查員可以決定中止會晤。
4.13電話討論
審查員可以與申請人就申請文件中存在的問題進行電話討論,但電話討論僅適用于解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題。審查員應(yīng)當(dāng)記錄電話討論的內(nèi)容,并將其存入申請案卷。對于電話討論中審查員同意的修改內(nèi)容,通常申請人應(yīng)當(dāng)正式提交經(jīng)過該修改的書面文件,審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)該書面修改文件作出審查結(jié)論。
如果審查員在電話討論中同意的修改內(nèi)容屬于本章第5.2.4.2節(jié)和第6.2.2節(jié)所述的情況,則審查員可以對這些明顯錯誤依職權(quán)進行修改。
4.14取證和現(xiàn)場調(diào)查
一般說來,在實質(zhì)審查程序中審查員不必要求申請人提供證據(jù),因為審查員的主要職責(zé)是向申請人指出申請不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的問題。如果申請人不同意審查員的意見,那么,由申請人決定是否提供證據(jù)來支持其主張。如果申請人決定提供證據(jù),審查員應(yīng)當(dāng)給予申請人一個適當(dāng)?shù)臋C會,使其能提供任何可能有關(guān)的證據(jù),除非審查員確信提供證據(jù)也達(dá)不到有益的目的。
申請人提供的證據(jù)可以是書面文件或者實物模型。例如,申請人提供有關(guān)發(fā)明的技術(shù)優(yōu)點方面的資料,以證明其申請具有創(chuàng)造性;又如,申請人提供實物模型進行演示,以證明其申請具有實用性等。
如果某些申請中的問題,需要審查員到現(xiàn)場調(diào)查方能得到解決,則應(yīng)當(dāng)由申請人提出要求,經(jīng)負(fù)責(zé)審查該申請的實質(zhì)審查部的部長批準(zhǔn)后,審查員方可去現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查所需的費用由專利局承擔(dān)。
5、答復(fù)和修改
5.1答復(fù)
對專利局發(fā)出的審查意見通知書,申請人應(yīng)當(dāng)在通知書指定的期限內(nèi)作出答復(fù)。
申請人的答復(fù)可以僅僅是意見陳述書,也可以進一步包括經(jīng)修改的申請文件(替換頁和/或補正書)。申請人在其答復(fù)中對審查意見通知書中的審查意見提出反對意見或者對申請文件進行修改時,應(yīng)當(dāng)在其意見陳述書中詳細(xì)陳述其具體意見,或者對修改內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定以及如何克服原申請文件存在的缺陷予以說明。例如當(dāng)申請人在修改后的權(quán)利要求中引入新的技術(shù)特征以克服審查意見通知書中指出的該權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的缺陷時,應(yīng)當(dāng)在其意見陳述書中具體指出該技術(shù)特征可以從說明書的哪些部分得到,并說明修改后的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的理由。
申請人可以請求專利局延長指定的答復(fù)期限。但是,延長期限的請求應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前提出。有關(guān)延長期限請求的處理適用本指南第五部分第七章第4節(jié)的規(guī)定。專利局收到申請人的答復(fù)之后即可以開始后續(xù)的審查程序,如果后續(xù)審查程序的通知書或者決定已經(jīng)發(fā)出,對于此后在原答復(fù)期限內(nèi)申請人再次提交的答復(fù),審查員不予考慮。
5.1.1答復(fù)的方式
對于審查意見通知書,申請人應(yīng)當(dāng)采用專利局規(guī)定的意見陳述書或補正書的方式(參見本指南第五部分第一章第4節(jié)),在指定的期限內(nèi)作出答復(fù)。申請人提交的無具體答復(fù)內(nèi)容的意見陳述書或補正書,也是申請人的正式答復(fù),對此審查員可理解為申請人未對審查意見通知書中的審查意見提出具體反對意見,也未克服審查意見通知書所指出的申請文件中存在的缺陷。
申請人的答復(fù)應(yīng)當(dāng)提交給專利局受理部門。直接提交給審查員的答復(fù)文件或征詢意見的信件不視為正式答復(fù),不具備法律效力。
5.1.2答復(fù)的簽署
申請人未委托專利代理機構(gòu)的,其提交的意見陳述書或者補正書,應(yīng)當(dāng)有申請人的簽字或者蓋章;申請人是單位的,應(yīng)當(dāng)加蓋公章;申請人有兩個以上的,可以由其代表人簽字或者蓋章。
申請人委托了專利代理機構(gòu)的,其答復(fù)應(yīng)當(dāng)由其所委托的專利代理機構(gòu)蓋章,并由委托書中指定的專利代理人簽字或者蓋章。專利代理人變更之后,由變更后的專利代理人簽字或者蓋章。
申請人未委托專利代理機構(gòu)的,如果其答復(fù)沒有申請人的簽字或者蓋章(當(dāng)申請人有兩個以上時,應(yīng)當(dāng)有全部申請人的簽字或蓋章,或者至少有其代表人的簽字或蓋章),審查員應(yīng)當(dāng)將該答復(fù)退回初步審查部門處理。
申請人委托了專利代理機構(gòu)的,如果其答復(fù)沒有專利代理機構(gòu)蓋章,或者由申請人本人作出了答復(fù),審查員應(yīng)當(dāng)將該答復(fù)退回初步審查部門處理。
如果申請人或者委托的專利代理人發(fā)生變更,則審查員應(yīng)當(dāng)核查案卷中是否有相應(yīng)的著錄項目變更通知單;沒有該通知單的,審查員應(yīng)當(dāng)將答復(fù)退回初步審查部門處理。
5.2修改
根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定,申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。國際申請的申請人根據(jù)專利合作條約規(guī)定所提交的修改文件,同樣應(yīng)當(dāng)符合專利法第三十三條的規(guī)定。
根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定,發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi),可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。
根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定,申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后修改專利申請文件,應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進行修改。
5.2.1修改的要求
專利法第三十三條對修改的內(nèi)容與范圍作出了規(guī)定。專利法實施細(xì)則第五十一條第一款對主動修改的時機作出了規(guī)定,專利法實施細(xì)則第五十一條第三款對答復(fù)審查意見通知書時的修改方式作出了規(guī)定。
5.2.1.1修改的內(nèi)容與范圍
在實質(zhì)審查程序中,為了使申請符合專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定,對申請文件的修改可能會進行多次。審查員對申請人提交的修改文件進行審查時,要嚴(yán)格掌握專利法第三十三條的規(guī)定。不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改,都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。申請人在申請日提交的原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,是審查上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù),申請人向?qū)@痔峤坏纳暾埼募耐馕奈谋竞蛢?yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容,不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)。但進入國家階段的國際申請的原始提交的外文文本除外,其法律效力參見本指南第三部分第二章第3.3節(jié)。
如果修改的內(nèi)容與范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定,則這樣的修改不能被允許。
5.2.1.2主動修改的時機
申請人僅在下述兩種情形下可對其發(fā)明專利申請文件進行主動修改:(1)在提出實質(zhì)審查請求時;
(2)在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi)。
在答復(fù)專利局發(fā)出的審查意見通知書時,不得再進行主動修改。
5.2.1.3答復(fù)審查意見通知書時的修改方式
根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定,在答復(fù)審查意見通知書時,對申請文件進行修改的,應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進行修改,如果修改的方式不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定,則這樣的修改文本一般不予接受。
然而,對于雖然修改的方式不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定,但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改,只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷,并且具有被授權(quán)的前景,這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改,因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于節(jié)約審查程序。但是,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改,因而不予接受。
(1)主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征,擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍。
例如,申請人從獨立權(quán)利要求中主動刪除技術(shù)特征,或者主動刪除一個相關(guān)的技術(shù)術(shù)語,或者主動刪除限定具體應(yīng)用范圍的技術(shù)特征,即使該主動修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,只要修改導(dǎo)致權(quán)利要求請求保護的范圍擴大,則這種修改不予接受。
(2)主動改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征,導(dǎo)致擴大了請求保護的范圍。例如,申請人主動將原權(quán)利要求中的技術(shù)特征“螺旋彈簧”修改為“彈性部件”,盡管原說明書中記載了“彈性部件”這一技術(shù)特征,但由于這種修改擴大了請求保護的范圍,因而不予接受。
又如,本章第5.2.3.2節(jié)(1)的例1至例4中,即使這四種改變后的內(nèi)容在原說明書中有記載,也不予接受,因為這樣的修改擴大了其請求保護的范圍。
(3)主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。例如,一件有關(guān)自行車新式把手的發(fā)明專利申請,申請人在說明書中不僅描述了新式把手,而且還描述了其他部件,例如,自行車的車座等。經(jīng)實質(zhì)審查,權(quán)利要求限定的新式把手不具備創(chuàng)造性。在這種情況下,申請人作出主動修改,將權(quán)利要求限定為自行車車座。由于修改后的主題與原來要求保護的主題之間缺乏單一性,這種修改不予接受。
(4)主動增加新的獨立權(quán)利要求,該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。
(5)主動增加新的從屬權(quán)利要求,該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。
如果申請人答復(fù)審查意見通知書時提交的修改文本不是針對通知書指出的缺陷作出的,而是屬于上述不予接受的情況,則審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書,說明不接受該修改文本的理由,要求申請人在指定期限內(nèi)提交符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本。同時應(yīng)當(dāng)指出,到指定期限屆滿日為止,申請人所提交的修改文本如果仍然不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定或者出現(xiàn)其他不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的內(nèi)容,審查員將針對修改前的文本繼續(xù)審查,如作出授權(quán)或駁回決定。
如果審查員對當(dāng)前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見,可以在本次通知書中一并指出。
5.2.2允許的修改
這里所說的“允許的修改”,主要指符合專利法第三十三條規(guī)定的修改。
5.2.2.1對權(quán)利要求書的修改
對權(quán)利要求書的修改主要包括:通過增加或變更獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征,或者通過變更獨立權(quán)利要求的主題類型或主題名稱以及其相應(yīng)的技術(shù)特征,來改變該獨立權(quán)利要求請求保護的范圍;增加或者刪除一項或多項權(quán)利要求;修改獨立權(quán)利要求,使其相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新劃界;修改從屬權(quán)利要求的引用部分,改正其引用關(guān)系,或者修改從屬權(quán)利要求的限定部分,以清楚地限定該從屬權(quán)利要求請求保護的范圍。對于上述修改,只要經(jīng)修改后的權(quán)利要求的技術(shù)方案已清楚地記載在原說明書和權(quán)利要求書中,就應(yīng)該允許。
允許的對權(quán)利要求書的修改,包括下述各種情形:
(1)在獨立權(quán)利要求中增加技術(shù)特征,對獨立權(quán)利要求作進一步的限定,以克服原獨立權(quán)利要求無新穎性或創(chuàng)造性、缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征、未以說明書為依據(jù)或者未清楚地限定要求專利保護的范圍等缺陷。只要增加了技術(shù)特征的獨立權(quán)利要求所述的技術(shù)方案未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,這樣的修改就應(yīng)當(dāng)被允許。
(2)變更獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征,以克服原獨立權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)、未清楚地限定要求專利保護的范圍或者無新穎性或創(chuàng)造性等缺陷。只要變更了技術(shù)特征的獨立權(quán)利要求所述的技術(shù)方案未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,這種修改就應(yīng)當(dāng)被允許。
對于含有數(shù)值范圍技術(shù)特征的權(quán)利要求中數(shù)值范圍的修改,只有在修改后數(shù)值范圍的兩個端值在原說明書和/或權(quán)利要求書中已確實記載且修改后的數(shù)值范圍在原數(shù)值范圍之內(nèi)的前提下,才是允許的。例如,權(quán)利要求的技術(shù)方案中,某溫度為20℃~90℃,對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容與該技術(shù)方案的區(qū)別是其所公開的相應(yīng)的溫度范圍為0℃~100℃,該文件還公開了該范圍內(nèi)的一個特定值40℃,因此,審查員在審查意見通知書中指出該權(quán)利要求無新穎性。如果發(fā)明專利申請的說明書或者權(quán)利要求書還記載了20℃~90℃范圍內(nèi)的特定值40℃、60℃和80℃,則允許申請人將權(quán)利要求中該溫度范圍修改成60℃~80℃或者60℃~90℃。
(3)變更獨立權(quán)利要求的類型、主題名稱及相應(yīng)的技術(shù)特征,以克服原獨立權(quán)利要求類型錯誤或者缺乏新穎性或創(chuàng)造性
等缺陷。只要變更后的獨立權(quán)利要求所述的技術(shù)方案未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,就可允許這種修改。
(4)刪除一項或多項權(quán)利要求,以克服原第一獨立權(quán)利要求和并列的獨立權(quán)利要求之間缺乏單一性,或者兩項權(quán)利要求具有相同的保護范圍而使權(quán)利要求書不簡要,或者權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)等缺陷,這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍,因此是允許的。
(5)將獨立權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)正確劃界。這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍,因此是允許的。
(6)修改從屬權(quán)利要求的引用部分,改正引用關(guān)系上的錯誤,使其準(zhǔn)確地反映原說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├?。這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍,因此是允許的。
(7)修改從屬權(quán)利要求的限定部分,清楚地限定該從屬權(quán)利要求的保護范圍,使其準(zhǔn)確地反映原說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├?,這樣的修改不會超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,因此是允許的。
上面對權(quán)利要求書允許修改的幾種情況作了說明,由于這些修改符合專利法第三十三條的規(guī)定,因而是允許的。但經(jīng)過上述修改后的權(quán)利要求書是否符合專利法及其實施細(xì)則的其他所有規(guī)定,還有待審查員對其進行繼續(xù)審查。對于答復(fù)審查意見通知書時所作的修改,審查員要判斷修改后的權(quán)利要求書是否已克服了審查意見通知書所指出的缺陷,這樣的修改是否造成了新出現(xiàn)的其他缺陷;對于申請人所作出的主動修改,審查員應(yīng)當(dāng)判斷該修改后的權(quán)利要求書是否存在不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的其他缺陷。
5.2.2.2對說明書及其摘要的修改
對于說明書的修改,主要有兩種情況,一種是針對說明書中本身存在的不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的缺陷作出的修改,另一種是根據(jù)修改后的權(quán)利要求書作出的適應(yīng)性修改,上述兩種修改只要不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,則都是允許的。
允許的說明書及其摘要的修改包括下述各種情形。
(1)修改發(fā)明名稱,使其準(zhǔn)確、簡要地反映要求保護的主題的名稱。如果獨立權(quán)利要求的類型包括產(chǎn)品、方法和用途,則這些請求保護的主題都應(yīng)當(dāng)在發(fā)明名稱中反映出來。發(fā)明名稱應(yīng)當(dāng)盡可能簡短,一般不得超過25個字,特殊情況下,例如,化學(xué)領(lǐng)域的某些專利申請,可以允許最多到40個字。
(2)修改發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域。該技術(shù)領(lǐng)域是指該發(fā)明在國際專利分類表中的分類位置所反映的技術(shù)領(lǐng)域。為便于公眾和審查員清楚地理解發(fā)明和其相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù),應(yīng)當(dāng)允許修改發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域,使其與國際專利分類表中最低分類位置涉及的領(lǐng)域相關(guān)。
(3)修改背景技術(shù)部分,使其與要求保護的主題相適應(yīng)。獨立權(quán)利要求按照專利法實施細(xì)則第二十一條的規(guī)定撰寫的,說明書背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)記載與該獨立權(quán)利要求前序部分所述的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的內(nèi)容,并引證反映這些背景技術(shù)的文件。如果審查員通過檢索發(fā)現(xiàn)了比申請人在原說明書中引用的現(xiàn)有技術(shù)更接近所要求保護的主題的對比文件,則應(yīng)當(dāng)允許申請人修改說明書,將該文件的內(nèi)容補入這部分,并引證該文件,同時刪除描述不相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)指出,這種修改實際上使說明書增加了原申請的權(quán)利要求書和說明書未曾記載的內(nèi)容,但由于修改僅涉及背景技術(shù)而不涉及發(fā)明本身,且增加的內(nèi)容是申請日前已經(jīng)公知的現(xiàn)有技術(shù),因此是允許的。
(4)修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明所解決的技術(shù)問題有關(guān)的內(nèi)容,使其與要求保護的主題相適應(yīng),即反映該發(fā)明的技術(shù)方案相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所解決的技術(shù)問題。當(dāng)然,修改后的內(nèi)容不應(yīng)超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
(5)修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明技術(shù)方案有關(guān)的內(nèi)容,使其與獨立權(quán)利要求請求保護的主題相適應(yīng)。如果獨立權(quán)利要求進行了符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的修改,則允許該部分作相應(yīng)的修改;如果獨立權(quán)利要求未作修改,則允許在不改變原技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,對該部分進行理順文字、改正不規(guī)范用詞、統(tǒng)一技術(shù)術(shù)語等修改。
(6)修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明的有益效果有關(guān)的內(nèi)容。只有在某(些)技術(shù)特征在原始申請文件中已清楚地記載,而其有益效果沒有被清楚地提及,但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以直接地、毫無疑義地從原始申請文件中推斷出這種效果的情況下,才允許對發(fā)明的有益效果作合適的修改。
(7)修改附圖說明。申請文件中有附圖,但缺少附圖說明的,允許補充所缺的附圖說明;附圖說明不清楚的,允許根據(jù)上下文作出合適的修改。
(8)修改最佳實施方式或者實施例。這種修改中允許增加的內(nèi)容一般限于補入原實施方式或者實施例中具體內(nèi)容的出處以及已記載的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)測量方法(包括所使用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、器具)。如果由檢索結(jié)果得知原申請要求保護的部分主題已成為現(xiàn)有技術(shù)的一部分,則申請人應(yīng)當(dāng)將反映這部分主題的內(nèi)容刪除,或者明確寫明其為現(xiàn)有技術(shù)。
(9)修改附圖。刪除附圖中不必要的詞語和注釋,可將其補入說明書文字部分之中;修改附圖中的標(biāo)記使之與說明書文字部分相一致;在文字說明清楚的情況下,為使局部結(jié)構(gòu)清楚起見,允許增加局部放大圖;修改附圖的阿拉伯?dāng)?shù)字編號,使每幅圖使用一個編號。
(10)修改摘要。通過修改使摘要寫明發(fā)明的名稱和所屬技術(shù)領(lǐng)域,清楚地反映所要解決的技術(shù)問題、解決該問題的技術(shù)方案的要點以及主要用途;刪除商業(yè)性宣傳用語;更換摘要附圖,使其最能反映發(fā)明技術(shù)方案的主要技術(shù)特征。
(11)修改由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠識別出的明顯錯誤,即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。
5.2.3不允許的修改
作為一個原則,凡是對說明書(及其附圖)和權(quán)利要求書作出不符合專利法第三十三條規(guī)定的修改,均是不允許的。具體地說,如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分,致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同,而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定,那么,這種修改就是不允許的。
這里所說的申請內(nèi)容,是指原說明書(及其附圖)和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容,不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。
5.2.3.1不允許的增加
不能允許的增加內(nèi)容的修改,包括下述幾種。
(1)將某些不能從原說明書(包括附圖)和/或權(quán)利要求書中直接明確認(rèn)定的技術(shù)特征寫入權(quán)利要求和/或說明書。
(2)為使公開的發(fā)明清楚或者使權(quán)利要求完整而補入不能從原說明書(包括附圖)和/或權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的信息。
(3)增加的內(nèi)容是通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征。
(4)引入原申請文件中未提及的附加組分,導(dǎo)致出現(xiàn)原申請沒有的特殊效果。
(5)補入了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導(dǎo)出的有益效果。
(6)補入實驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果,和/或補入實施方式和實施例以說明在權(quán)利要求請求保護的范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤?br />
(7)增補原說明書中未提及的附圖,一般是不允許的;如果增補背景技術(shù)的附圖,或者將原附圖中的公知技術(shù)附圖更換為最接近現(xiàn)有技術(shù)的附圖,則應(yīng)當(dāng)允許。
5.2.3.2不允許的改變
不能允許的改變內(nèi)容的修改,包括下述幾種。
(1)改變權(quán)利要求中的技術(shù)特征,超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。
【例1】
原權(quán)利要求限定了一種在一邊開口的唱片套。附圖中也只給出了一幅三邊膠接在一起、一邊開口的套子視圖。如果申請人后來把權(quán)利要求修改成“至少在一邊開口的套子”,而原說明書中又沒有任何地方提到過“一個以上的邊可以開口”,那么,這種改變超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。
【例2】
原權(quán)利要求涉及制造橡膠的成分,不能將其改成制造彈性材料的成分,除非原說明書已經(jīng)清楚地指明。
【例3】
原權(quán)利要求請求保護一種自行車閘,后來申請人把權(quán)利要求修改成一種車輛的閘,而從原權(quán)利要求書和說明書不能直接得到修改后的技術(shù)方案。這種修改也超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。
【例4】
用不能從原申請文件中直接得出的“功能性術(shù)語+裝置”的方式,來代替具有具體結(jié)構(gòu)特征的零件或者部件。這種修改超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。
(2)由不明確的內(nèi)容改成明確具體的內(nèi)容而引入原申請文件中沒有的新的內(nèi)容。
【例如】
一件有關(guān)合成高分子化合物的發(fā)明專利申請,原申請文件中只記載在“較高的溫度”下進行聚合反應(yīng)。當(dāng)申請人看到審查員引證的一份對比文件中記載了在40℃下進行同樣的聚合反應(yīng)后,將原說明書中“較高的溫度”改成“高于40℃的溫度”。雖然“高于40℃的溫度”的提法包括在“較高的溫度”范圍內(nèi),但是,所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,并不能從原申請文件中理解到“較高的溫度”是指“高于40℃的溫度”。因此,這種修改引入了新內(nèi)容。
(3)將原申請文件中的幾個分離的特征,改變成一種新的組合,而原申請文件沒有明確提及這些分離的特征彼此間的關(guān)聯(lián)。
(4)改變說明書中的某些特征,使得改變后反映的技術(shù)內(nèi)容不同于原申請文件記載的內(nèi)容,超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
【例1】
一件有關(guān)多層層壓板的發(fā)明專利申請,其原申請文件中描述了幾種不同的層狀安排的實施方式,其中一種結(jié)構(gòu)是外層為聚乙烯。如果申請人修改說明書,將外層的聚乙烯改變?yōu)榫郾?,那么,這種修改是不允許的。因為修改后的層壓板完全不同于原來記載的層壓板。
【例2】
原申請文件中記載了“例如螺旋彈簧支持物”的內(nèi)容,說明書經(jīng)修改后改變?yōu)?ldquo;彈性支持物”,導(dǎo)致將一個具體的螺旋彈簧支持方式,擴大到一切可能的彈性支持方式,使所反映的技術(shù)內(nèi)容超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
【例3】
原申請文件中限定溫度條件為10℃或者300℃,后來說明書中修改為10℃~300℃,如果根據(jù)原申請文件記載的內(nèi)容不能直接地、毫無疑義地得到該溫度范圍,則該修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
【例4】
原申請文件中限定組合物的某成分的含量為5%或者45%~60%,后來說明書中修改為5%~60%,如果根據(jù)原申請文件記載的內(nèi)容不能直接地、毫無疑義地得到該含量范圍,則該修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
5.2.3.3不允許的刪除
不能允許刪除某些內(nèi)容的修改,包括下述幾種。
(1)從獨立權(quán)利要求中刪除在原申請中明確認(rèn)定為發(fā)明的必要技術(shù)特征的那些技術(shù)特征,即刪除在原說明書中始終作為發(fā)明的必要技術(shù)特征加以描述的那些技術(shù)特征;或者從權(quán)利要求中刪除一個與說明書記載的技術(shù)方案有關(guān)的技術(shù)術(shù)語;或者從權(quán)利要求中刪除在說明書中明確認(rèn)定的關(guān)于具體應(yīng)用范圍的技術(shù)特征。
例如,將“有肋條的側(cè)壁”改成“側(cè)壁”。又例如,原權(quán)利要求是“用于泵的旋轉(zhuǎn)軸密封……”,修改后的權(quán)利要求是“旋轉(zhuǎn)軸密封”。上述修改都是不允許的,因為在原說明書中找不到依據(jù)。
(2)從說明書中刪除某些內(nèi)容而導(dǎo)致修改后的說明書超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
例如,一件有關(guān)多層層壓板的發(fā)明專利申請,其說明書中描述了幾種不同的層狀安排的實施方式,其中一種結(jié)構(gòu)是外層為聚乙烯。如果申請人修改說明書,將外層的聚乙烯這一層去掉,那么,這種修改是不允許的。因為修改后的層壓板完全不同于原來記載的層壓板。
(3)如果在原說明書和權(quán)利要求書中沒有記載某特征的原數(shù)值范圍的其他中間數(shù)值,而鑒于對比文件公開的內(nèi)容影響發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性,或者鑒于當(dāng)該特征取原數(shù)值范圍的某部分時發(fā)明不可能實施,申請人采用具體“放棄”的方式,從上述原數(shù)值范圍中排除該部分,使得要求保護的技術(shù)方案中的數(shù)值范圍從整體上看來明顯不包括該部分,由于這樣的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,因此除非申請人能夠根據(jù)申請原始記載的內(nèi)容證明該特征取被“放棄”的數(shù)值時,本發(fā)明不可能實施,或者該特征取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時,本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性,否則這樣的修改不能被允許。例如,要求保護的技術(shù)方案中某一數(shù)值范圍為X1=600~10000,對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容與該技術(shù)方案的區(qū)別僅在于其所述的數(shù)值范圍為X2=240~1500,因為X1與X2部分重疊,故該權(quán)利要求無新穎性。申請人采用具體“放棄”的方式對X1進行修改,排除X1中與X2相重疊的部分,即600~1500,將要求保護的技術(shù)方案中該數(shù)值范圍修改為X1>1500至X1=10000。如果申請人不能根據(jù)原始記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)證明本發(fā)明在X1>1500至X1=10000的數(shù)值范圍相對于對比文件公開的X2=240~1500具有創(chuàng)造性,也不能證明X1取600~1500時,本發(fā)明不能實施,則這樣的修改不能被允許。
5.2.4修改的具體形式
5.2.4.1提交替換頁
根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十二條的規(guī)定,說明書或者權(quán)利要求書的修改部分,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定格式提交替換頁。替換頁的提交有兩種方式。
(1)提交重新打印的替換頁和修改對照表。這種方式適用于修改內(nèi)容較多的說明書、權(quán)利要求書以及所有作了修改的附圖。申請人在提交替換頁的同時,要提交一份修改前后的對照明細(xì)表。
(2)提交重新打印的替換頁和在原文復(fù)制件上作出修改的對照頁。
這種方式適用于修改內(nèi)容較少的說明書和權(quán)利要求書。申請人在提交重新打印的替換頁的同時提交直接在原文復(fù)制件上修改的對照頁,使審查員更容易察覺修改的內(nèi)容。
5.2.4.2審查員依職權(quán)修改
通常,對申請的修改必須由申請人以正式文件的形式提出。對于申請文件中個別文字、標(biāo)記的修改或者增刪及對發(fā)明名稱或者摘要的明顯錯誤(參見本章第5.2.2.2節(jié)(11)和第6.2.2節(jié))的修改,審查員可以依職權(quán)進行,并通知申請人。此時,應(yīng)當(dāng)使用鋼筆、簽字筆或者圓珠筆作出清楚明顯的修改,而不得使用鉛筆進行修改。
6、駁回決定和授予專利權(quán)的通知
審查員應(yīng)當(dāng)在盡可能短的時間內(nèi)完成申請的實質(zhì)審查。通常,在發(fā)出一次或者兩次審查意見通知書后,審查員就可以作出駁回決定或者發(fā)出授予專利權(quán)的通知書。決定或者通知書一
經(jīng)發(fā)出,申請人的任何呈文、答復(fù)和修改均不再予以考慮。
6.1駁回決定
6.1.1駁回申請的條件
審查員在作出駁回決定之前,應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實質(zhì)審查認(rèn)定申請屬于專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定的應(yīng)予駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人,并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。
駁回決定一般應(yīng)當(dāng)在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是,如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和/或證據(jù),也未針對該缺陷對申請文件進行修改或者修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實質(zhì)上的改變,則審查員可以直接作出駁回決定。
如果申請人對申請文件進行了修改,即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷,但只要駁回所針對的事實改變,就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的,如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷,則審查員可以直接作出駁回決定,無需再次發(fā)出審查意見通知書,以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則。
6.1.2駁回的種類
專利法實施細(xì)則第五十三條規(guī)定的駁回發(fā)明專利申請的情形如下:
(1)專利申請的主題違反法律、社會公德或者妨害公共利益,或者申請的主題是違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的,或者申請的主題屬于專利法第二十五條規(guī)定的不授予發(fā)明專利權(quán)的客體;
(2)專利申請不是對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案;
(3)專利申請所涉及的發(fā)明在中國完成,且向外國申請專利前未報經(jīng)專利局進行保密審查的;
(4)專利申請的發(fā)明不具備新穎性、創(chuàng)造性或?qū)嵱眯裕?br />
(5)專利申請沒有充分公開請求保護的主題,或者權(quán)利要求未以說明書為依據(jù),或者權(quán)利要求未清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍;
(6)專利申請是依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,申請人在專利申請文件中沒有說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;對于無法說明原始來源的,也沒有陳述理由;
(7)專利申請不符合專利法關(guān)于發(fā)明專利申請單一性的規(guī)定;
(8)專利申請的發(fā)明是依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)的;
(9)獨立權(quán)利要求缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征;
(10)申請的修改或者分案的申請超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
6.1.3駁回決定的組成
駁回決定應(yīng)當(dāng)包括如下兩部分。
(1)標(biāo)準(zhǔn)表格標(biāo)準(zhǔn)表格中各項應(yīng)當(dāng)按照要求填寫完整;申請人有兩個以上的,應(yīng)當(dāng)填寫所有申請人的姓名或者名稱(參見本指南第五部分第六章第1.2節(jié))。
(2)駁回決定正文
駁回決定正文包括案由、駁回的理由以及決定三個部分。
6.1.4駁回決定正文的撰寫
6.1..4.1案由
案由部分應(yīng)當(dāng)簡要陳述申請的審查過程,特別是與駁回決定有關(guān)的情況,即歷次的審查意見(包括所采用的證據(jù))和申請人的答復(fù)概要、申請所存在的導(dǎo)致被駁回的缺陷以及駁回決定所針對的申請文本。
6.1..4.2駁回的理由
在駁回理由部分,審查員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)論述駁回決定所依據(jù)的事實、理由和證據(jù),尤其應(yīng)當(dāng)注意下列各項要求。
(1)正確選用法律條款。當(dāng)可以同時根據(jù)專利法及其實施細(xì)則的不同條款駁回申請時,應(yīng)當(dāng)選擇其中最為適合、占主導(dǎo)地位的條款作為駁回的主要法律依據(jù),同時簡要地指出申請中存在的其他實質(zhì)性缺陷。
(2)以令人信服的事實、理由和證據(jù)作為駁回的依據(jù),而且對于這些事實、理由和證據(jù)的聽證,已經(jīng)符合本章第6.1.1節(jié)所述的駁回申請的條件。
(3)對于不符合專利法第二十二條規(guī)定并且即使經(jīng)過修改也不可能被授予專利權(quán)的申請,應(yīng)當(dāng)逐一地對每項權(quán)利要求進行分析。駁回的理由要充分完整、說理透徹、邏輯嚴(yán)密、措詞恰當(dāng),不能只援引法律條款或者只作出斷言。審查員在駁回理由部分還應(yīng)當(dāng)對申請人的爭辯意見進行簡要的評述。
6.1.4.3決定
在決定部分,審查員應(yīng)當(dāng)寫明駁回的理由屬于專利法實施細(xì)則第五十三條的哪一種情形,并根據(jù)專利法第三十八條的規(guī)定引出駁回該申請的結(jié)論。
6.2授予專利權(quán)的通知
6.2.1發(fā)出授予專利權(quán)的通知書的條件
發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,專利局應(yīng)當(dāng)作出授予專利權(quán)的決定。在作出授予專利權(quán)的決定之前,應(yīng)當(dāng)發(fā)出授予發(fā)明專利權(quán)的通知書。授權(quán)的文本,必須是經(jīng)申請人以書面形式最后確認(rèn)的文
6.2.2發(fā)出授予專利權(quán)的通知書時應(yīng)做的工作
在發(fā)出授予專利權(quán)的通知書前,允許審查員對準(zhǔn)備授權(quán)的文本依職權(quán)作如下的修改(參見本章第5.2.4.2節(jié))。
(1)說明書方面:修改明顯不適當(dāng)?shù)陌l(fā)明名稱和/或發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域;改正錯別字、錯誤的符號、標(biāo)記等;修改明顯不規(guī)范的用語;增補說明書各部分所遺漏的標(biāo)題;刪除附圖中不必要的文字說明等。
(2)權(quán)利要求書方面:改正錯別字、錯誤的標(biāo)點符號、錯誤的附圖標(biāo)記、附圖標(biāo)記增加括號。但是,可能引起保護范圍變化的修改,不屬于依職權(quán)修改的范圍。
(3)摘要方面:修改摘要中不適當(dāng)?shù)膬?nèi)容及明顯的錯誤。
審查員所作的上述修改應(yīng)當(dāng)通知申請人。審查員還應(yīng)當(dāng)依次做好下述工作:在案卷封面上填寫自己確定的該專利的IPC分類號并交本審查處的分類裁決負(fù)責(zé)人核定;將整理好的準(zhǔn)備授權(quán)的文本放入公報袋,同時在公報袋上填寫規(guī)定的項目并且蓋章;填寫授予專利權(quán)的通知書(標(biāo)準(zhǔn)表格),一式兩份,蓋章后,一份裝訂在案卷中,另一份放入申請案卷封面里夾;整理好一份完整的案卷,并且在封面和封底填寫授權(quán)時案卷交接記錄和授權(quán)發(fā)文記錄;申請人對發(fā)明的名稱進行了修改的,優(yōu)先權(quán)經(jīng)核實有變化的,或者經(jīng)核定的IPC分類號相對于原分類號有變化的,還應(yīng)當(dāng)填寫“著錄項目變更通知單”一式兩份,一份裝訂在案卷第一裝訂條的首頁之前,另一份放入案卷封面里夾。
7、實質(zhì)審查程序的終止、中止和恢復(fù)
7.1程序的終止
發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序,因?qū)彶閱T作出駁回決定且決定生效,或者發(fā)出授予專利權(quán)的通知書,或者因申請人主動撤回申請,或者因申請被視為撤回而終止。對于駁回或者授權(quán)的申請,審查員應(yīng)當(dāng)在其案卷封面上的“實審”一欄內(nèi)寫明“駁回”或者“授權(quán)”字樣,并且蓋章。對于每件申請,審查員應(yīng)當(dāng)建立個人審查檔案,便于今后的查詢、統(tǒng)計(參見本章第3.3節(jié))。
7.2程序的中止
實質(zhì)審查程序可能因?qū)@暾垯?quán)歸屬糾紛的當(dāng)事人根據(jù)專利法實施細(xì)則第八十六條第一款的規(guī)定提出請求而中止或因財產(chǎn)保全而中止。一旦審查員接到程序中止調(diào)回案卷的通知,應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)將案卷返還流程管理部門。
7.3程序的恢復(fù)
專利申請因不可抗拒的事由或正當(dāng)理由耽誤專利法或其實施細(xì)則規(guī)定的期限或者專利局指定的期限造成被視為撤回而導(dǎo)致程序終止的,根據(jù)專利法實施細(xì)則第六條第一款和第二款的規(guī)定,申請人可以向?qū)@终埱蠡謴?fù)被終止的實質(zhì)審查程序,權(quán)利被恢復(fù)的,專利局恢復(fù)實質(zhì)審查程序。
對于因?qū)@暾垯?quán)歸屬糾紛當(dāng)事人的請求而中止的實質(zhì)審查程序,在專利局收到發(fā)生法律效力的調(diào)解書或判決書后,凡不涉及權(quán)利人變動的,應(yīng)及時予以恢復(fù);涉及權(quán)利人變動的,在辦理相應(yīng)的著錄項目變更手續(xù)后予以恢復(fù)。若自上述請求中止之日起一年內(nèi),專利申請權(quán)歸屬糾紛未能結(jié)案,請求人又未請求延長中止的,專利局將自行恢復(fù)被中止的實質(zhì)審查程序。審查員在接到流程管理部門送達(dá)的有關(guān)恢復(fù)審查程序的書面通知和專利申請案卷后,應(yīng)當(dāng)重新啟動實質(zhì)審查程序。
8、前置審查與復(fù)審后的繼續(xù)審查
根據(jù)專利法實施細(xì)則第六十二條的規(guī)定,審查員應(yīng)當(dāng)對專利復(fù)審委員會轉(zhuǎn)送的復(fù)審請求書進行前置審查,并在收到轉(zhuǎn)交的案卷之日起一個月內(nèi)作出前置審查意見書,該前置審查意見書隨案卷轉(zhuǎn)送專利復(fù)審委員會,由專利復(fù)審委員會作出復(fù)審決定。前置審查的要求適用本指南第四部分第二章第3節(jié)的規(guī)定。
專利復(fù)審委員會作出撤銷專利局的駁回決定的復(fù)審決定后,審查員應(yīng)當(dāng)對專利申請進行繼續(xù)審查。對繼續(xù)審查的要求適用本章的規(guī)定,但在繼續(xù)審查過程中,審查員不得以同一事實、理由和證據(jù)作出與該復(fù)審決定意見相反的駁回決定(參見本指南第四部分第二章第7節(jié))。