1、引言
進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查，是指對符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定進(jìn)入國家階段要求獲得發(fā)明專利保護(hù)的國際申請的實(shí)質(zhì)審查。進(jìn)入國家階段的國際申請，可以是根據(jù)專利合作條約第２２條未經(jīng)國際初步審查的國際申請，也可以是根據(jù)專利合作條約第３９條經(jīng)過國際初步審查的國際申請。
2、實(shí)質(zhì)審查原則
2.1實(shí)質(zhì)審查的基本原則
根據(jù)專利合作條約第２７條（１）的規(guī)定，任何締約國的本國法不得對國際申請的形式或內(nèi)容提出與專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定不同的或其他額外的要求。專利合作條約第２７條（５）又規(guī)定，專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則中，沒有一項(xiàng)規(guī)定的意圖可以解釋為限制任何締約國按其意志規(guī)定授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件的自由。尤其是專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的定義的任何規(guī)定是專門為國際程序使用的，因而各締約國在確定國際申請中請求保護(hù)的發(fā)明是否可以被授予專利權(quán)時(shí)，可以自由適用本國法關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。
基于專利合作條約的規(guī)定，對于進(jìn)入國家階段的國際申請，應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下原則進(jìn)行審查：
（１）申請的形式或內(nèi)容，適用專利法及其實(shí)施細(xì)則和審查指南的規(guī)定，但上述規(guī)定與專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定不同的，以專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定為準(zhǔn)。
（２）授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件，適用專利法及其實(shí)施細(xì)則和審查指南的規(guī)定。
2.２與授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件有關(guān)的條款
本章第２１節(jié)（２）中規(guī)定的“授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件”涉及專利法及其實(shí)施細(xì)則中的以下條款：
專利法第二條第二款：發(fā)明的定義；
專利法第五條：違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，以及違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造；
專利法第九條第一款及專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條：避免重復(fù)授權(quán)；
專利法第九條第二款：先申請?jiān)瓌t；
專利法第二十條：保密審查；
專利法第二十二條：新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性；
專利法第二十五條第一款第（一）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)：不授予專利權(quán)的客體；
專利法第二十六條第三款：發(fā)明的充分公開；
專利法第二十六條第四款：權(quán)利要求書以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍；
專利法第二十六條第五款及專利法實(shí)施細(xì)則第二十六條和第一百零九條：遺傳資源來源的披露；
專利法第二十九條：優(yōu)先權(quán)；
專利法第三十一條及專利法實(shí)施細(xì)則第三十四條和第四十二條：單一性；
專利法第三十三條及專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款：修改及分案申請不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；
3、實(shí)質(zhì)審查依據(jù)文本的確認(rèn)
3.１申請人的請求
在進(jìn)入國家階段時(shí)，國際申請的申請人需要在書面進(jìn)入聲明中確認(rèn)其希望專利局依據(jù)的審查文本。
國際申請國家階段的實(shí)質(zhì)審查，應(yīng)當(dāng)按申請人的請求，依據(jù)其在書面聲明中確認(rèn)的文本以及隨后提交的符合有關(guān)規(guī)定的文本進(jìn)行。
3.２審查依據(jù)的文本
作為實(shí)質(zhì)審查基礎(chǔ)的文本可能包括：
（１）對于以中文作出國際公布的國際申請，原始提交的國際申請；對于使用外文公布的國際申請，原始提交的國際申請的中文譯文。
（２）對于以中文作出國際公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第１９條提交的修改的權(quán)利要求書；對于使用外文公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第１９條提交的修改的權(quán)利要求書的中文譯文。
（３）對于以中文作出國際公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第３４條提交的修改的權(quán)利要求書、說明書和附圖；對于使用外文公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第３４條提交的修改的權(quán)利要求書、說明書和附圖的中文譯文。
（４）根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十四條和／或第一百零四條提交的補(bǔ)正文本。
（５）根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第一百一十二條第二款或第五十一條第一款提交的修改文本。
根據(jù)專利合作條約第２８條或第４１條提交的修改的權(quán)利要求書、說明書和附圖視為根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第一百一十二條第二款或第五十一條第一款提交的修改文本。
作為審查基礎(chǔ)的文本以審查基礎(chǔ)聲明中指明的為準(zhǔn)。審查基礎(chǔ)聲明包括：進(jìn)入國家階段時(shí)在進(jìn)入國家階段的書面聲明（以下簡稱進(jìn)入聲明）規(guī)定欄目中的指明，以及進(jìn)入國家階段之后在規(guī)定期限內(nèi)以補(bǔ)充聲明的形式對審查基礎(chǔ)的補(bǔ)充指明。后者是對前者的補(bǔ)充和修正。
如果申請人在進(jìn)入聲明中指明申請文件中含有援引加入的項(xiàng)目或部分，并且在初步審查階段已經(jīng)重新確定了該國際申請相對于中國的申請日，則援引加入的項(xiàng)目或部分應(yīng)當(dāng)是原始提交的申請文件的一部分。實(shí)質(zhì)審查過程中，不允許申請人通過修改相對于中國的申請日而保留援引加入的項(xiàng)目或部分。
對于國際階段的修改文件，進(jìn)入國家階段未指明作為審查基礎(chǔ)的，或者雖指明但未按規(guī)定提交中文譯文的，不作為實(shí)質(zhì)審查的基礎(chǔ)。
此外，申請人在國際申請進(jìn)入國家階段后提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起三個(gè)月內(nèi)，可以根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定對申請文件進(jìn)行修改。
有關(guān)審查依據(jù)文本的確認(rèn)，適用本指南第二部分第八章第4.1節(jié)的規(guī)定。上述修改文本以及按照專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定提交的修改文本的審查，適用本指南第二部分第八章第5.2節(jié)的規(guī)定。
3.３原始提交的國際申請文件的法律效力
對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，一般不需核對原文；但是原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據(jù)。
對于國際申請，專利法第三十三條所說的原說明書和權(quán)利要求書是指原始提交的國際申請的權(quán)利要求書、說明書及其附圖。
4、實(shí)質(zhì)審查中的檢索
4.１一般原則
對于進(jìn)入國家階段實(shí)質(zhì)審查的國際申請，一般應(yīng)當(dāng)作全面檢索。有關(guān)檢索的要求適用本指南第二部分第七章的規(guī)定。
4.２節(jié)約原則
從節(jié)約原則上考慮，審查員應(yīng)當(dāng)參考國際檢索報(bào)告和專利性國際初步報(bào)告所提供的信息。但是需要注意，申請人要求作為審查依據(jù)的文本與作出國際檢索報(bào)告和專利性國際初步報(bào)告所依據(jù)的文本是否一致，以及要求保護(hù)的主題在國際階段是否已被全面檢索。
申請人要求作為審查依據(jù)的文本，其要求保護(hù)的主題已經(jīng)在作出國際檢索報(bào)告和專利性國際初步報(bào)告所依據(jù)的文本基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改的，或者要求保護(hù)的主題在國際階段未被全面檢索的，審查中不能簡單地使用國際檢索報(bào)告和專利性國際初步報(bào)告的結(jié)果，而需要對檢索結(jié)果重新分析，并根據(jù)需要作出補(bǔ)充檢索。
國際檢索報(bào)告中所列出的對比文件和專利性國際初步報(bào)告中引入的對比文件足以破壞專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的，則無需對該專利申請做進(jìn)一步的檢索。
需要注意的是，國際檢索報(bào)告中所列出的某些文件類型與中國國家階段實(shí)質(zhì)審查的檢索報(bào)告中所列出的相應(yīng)文件類型含義不同，例如Ｐ類文件和Ｅ類文件。在國際檢索報(bào)告中，“Ｐ”表示公布日先于國際申請的申請日但遲于其所要求的優(yōu)先權(quán)日的文件，“Ｅ”表示申請日或優(yōu)先權(quán)日早于國際申請的申請日（非優(yōu)先權(quán)日），公布日在該國際申請日的當(dāng)天或之后且其內(nèi)容涉及國際申請的新穎性的專利文件。在國際檢索報(bào)告中出現(xiàn)的Ｅ類文件可能成為國家階段檢索報(bào)告中的ＰＥ類或Ｅ類文件。
5、實(shí)質(zhì)審查所涉及的內(nèi)容和審查要求
本節(jié)重點(diǎn)說明進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查與國家申請實(shí)質(zhì)審查的區(qū)別之處，對于相同之處則僅僅簡單列舉和指引參照相應(yīng)的章節(jié)。
5.１專利性國際初步報(bào)告的使用
國際申請的國際初步審查是根據(jù)專利合作條約第３３條（１）的規(guī)定對請求保護(hù)的發(fā)明看起來是否有新穎性、是否有創(chuàng)造性（非顯而易見性）和是否有工業(yè)實(shí)用性提出初步的無約束力的意見。專利合作條約第３３條（２）～（４）對于新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實(shí)用性的判斷標(biāo)準(zhǔn)提出了具體要求，同時(shí)專利合作條約第３３條（５）說明，該條（２）～（４）所述標(biāo)準(zhǔn)只供國際初步審查使用。任何締約國為了決定請求保護(hù)的發(fā)明在該國是否可以獲得專利，可以采用附加的或不同的標(biāo)準(zhǔn)。
對附有專利性國際初步報(bào)告的國際申請，從節(jié)約原則上考慮，審查員應(yīng)當(dāng)參考專利性國際初步報(bào)告中所提供的意見。但是需要注意，申請人要求作為審查依據(jù)的文本與作出專利性國際初步報(bào)告所依據(jù)的文本是否一致。如果在申請人要求作為審查依據(jù)的文本中所要求保護(hù)的主題已經(jīng)在作出專利性國際初步報(bào)告所依據(jù)的文本基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，則通常可以不參考專利性國際初步報(bào)告中對發(fā)明是否滿足新穎性、創(chuàng)造性、工業(yè)實(shí)用性和其他授權(quán)條件所作出的判斷。
需要強(qiáng)調(diào)的是，不能簡單地將專利性國際初步報(bào)告中所給出的參考性意見作為國家階段實(shí)質(zhì)審查的結(jié)論性意見。審查員還應(yīng)當(dāng)注意在專利性國際初步報(bào)告中是否引用了未列入國際檢索報(bào)告中的其他現(xiàn)有技術(shù)。
對于進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查，審查員應(yīng)當(dāng)對該專利申請是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的實(shí)質(zhì)要求作出獨(dú)立的判斷。
5.2審查申請是否屬于不授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造
對進(jìn)入國家階段的國際申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)對該申請的主題是否屬于專利法第五條和第二十五條規(guī)定的情形、是否符合專利法第二條第二款的規(guī)定進(jìn)行審查。進(jìn)入國家階段的國際申請屬于專利法第五條或?qū)＠ǖ诙鍡l規(guī)定不授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造（例如賭博工具、原子核變換方法）的，即使其申請主題不屬于專利合作條約實(shí)施細(xì)則第３９條規(guī)定所排除的內(nèi)容，也不能被授予專利權(quán)。
有關(guān)這方面的審查要求，適用本指南第二部分第一章的規(guī)定。
5.３優(yōu)先權(quán)的審查
國際檢索報(bào)告中列出了ＰＸ、ＰＹ類對比文件的，審查員應(yīng)當(dāng)對國際申請的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。
國際申請的優(yōu)先權(quán)不能成立的，審查員應(yīng)當(dāng)通知申請人。在這種情況下，這些標(biāo)有ＰＸ、ＰＹ的對比文件在對國際申請進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性審查時(shí)可作為評價(jià)其新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)。國際申請的優(yōu)先權(quán)成立的，則應(yīng)當(dāng)對其中標(biāo)有ＰＸ的對比文件進(jìn)行核查。若標(biāo)有ＰＸ的對比文件是中國的專利申請（或?qū)＠?，或者是指定中國的國際申請，且其申請日早于該國際申請的優(yōu)先權(quán)日，則在對該國際申請進(jìn)行新穎性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)判斷該對比文件是否構(gòu)成抵觸申請。
國際檢索報(bào)告中列出了Ｅ類對比文件，且對比文件是中國的專利申請（或?qū)＠蛘呤沁M(jìn)入中國國家階段的國際申請，并且其申請日介于該國際申請的優(yōu)先權(quán)日和申請日之間的，則也應(yīng)當(dāng)核實(shí)國際申請的優(yōu)先權(quán)。國際申請的優(yōu)先權(quán)不能成立的，在對國際申請進(jìn)行新穎性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)判斷該對比文件是否構(gòu)成抵觸申請。
在進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查中檢索到了在國際申請的優(yōu)先權(quán)日與申請日之間公開，并影響其新穎性、創(chuàng)造性的對比文件，或者檢索到了在國際申請的優(yōu)先權(quán)日與申請日之間由任何單位或者個(gè)人向?qū)＠痔岢錾暾埐⒁压_的、影響其新穎性的在先申請或在先專利，審查員應(yīng)當(dāng)對國際申請的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。
需要注意的是，由于專利局對專利合作條約及其實(shí)施細(xì)則的某些規(guī)定作出了保留，例如，涉及國際申請?jiān)趪H階段恢復(fù)的優(yōu)先權(quán)和援引加入的條款（參見本部分第一章第５２１節(jié)和第５３節(jié)），國際申請?jiān)趪H階段被認(rèn)可的優(yōu)先權(quán)有可能在該國際申請進(jìn)入國家階段后不被接受。
5.４新穎性和創(chuàng)造性的審查
對于專利性國際初步報(bào)告中列出、但沒有被國際初步審查意見考慮的某些已公布的文件和非書面公開，在進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查中，對發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行判斷時(shí)應(yīng)予考慮。
專利性國際初步報(bào)告中列出的非書面公開是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權(quán)日之前，通過口頭公開、使用、展覽或者其他非書面方式向公眾公開，而且這種非書面公開的日期記載在與國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權(quán)日同日或者在其之后公眾可以得到的書面公開之中。這種非書面公開在國際初步審查階段不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
專利性國際初步報(bào)告中列出的某些已公布的文件是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權(quán)日之前提出申請、并且是在該日期之后或與該日期同日公布的專利申請文件或?qū)＠募?，或者要求享有一?xiàng)在該日期之前提出的在先申請優(yōu)先權(quán)的專利申請公布文件。這類已公布的申請或者專利在國際初步審查階段不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
對進(jìn)入國家階段的國際申請的新穎性和創(chuàng)造性的審查，分別適用本指南第二部分第三章和第四章的規(guī)定。
5.５單一性的審查
審查員應(yīng)當(dāng)注意，在申請人提出的作為審查基礎(chǔ)的申請文件中，要求保護(hù)的發(fā)明是否存在缺乏單一性的多項(xiàng)發(fā)明。
對于缺乏單一性的多項(xiàng)發(fā)明，需要核實(shí)以下內(nèi)容：
（１）缺乏單一性的多項(xiàng)發(fā)明中是否包含了在國際階段由于申請人沒有應(yīng)審查員要求繳納因缺乏單一性所需的附加檢索費(fèi)或附加審查費(fèi)，而導(dǎo)致未做國際檢索或國際初步審查的發(fā)明。
（２）缺乏單一性的多項(xiàng)發(fā)明是否包含了申請人在國際階段未繳納附加檢索費(fèi)或附加審查費(fèi)而表示放棄的發(fā)明（例如申請人在國際階段選擇對某些權(quán)利要求加以限制而舍棄的發(fā)明）。
（３）對于存在上述（１）或（２）中的情形，國際單位作出的發(fā)明缺乏單一性的結(jié)論是否正確。
經(jīng)審查認(rèn)定國際單位所作出的結(jié)論是正確的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費(fèi)通知書，通知申請人在兩個(gè)月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費(fèi)。如果申請人在規(guī)定期限內(nèi)未繳納或未繳足單一性恢復(fù)費(fèi)，并且也沒有刪除缺乏單一性的發(fā)明的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書，通知申請人國際申請中上述未經(jīng)國際檢索的部分將被視為撤回，并要求申請人提交刪除這部分內(nèi)容的修改文本。審查員將以刪除了該部分內(nèi)容的文本繼續(xù)審查。
對于申請人因未繳納單一性恢復(fù)費(fèi)而刪除的發(fā)明，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第一百一十五條第二款、第四十二條第一款的規(guī)定，申請人不得提出分案申請。除此情形外，國際申請包含兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請人可以依照專利法實(shí)施細(xì)則第一百一十五條第一款的規(guī)定提出分案申請。
經(jīng)審查認(rèn)定申請人提出的作為審查基礎(chǔ)的申請文件中要求保護(hù)的主題不存在缺乏單一性問題，但是與國際單位所作出的結(jié)論不一致的，則應(yīng)當(dāng)對所有要求保護(hù)的主題進(jìn)行審查。
在國際階段的檢索和審查中，國際單位未提出單一性問題，而實(shí)際上申請存在單一性缺陷的，參照本指南第二部分第六章的規(guī)定進(jìn)行處理。
5.６避免重復(fù)授權(quán)的審查
如果進(jìn)入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優(yōu)先權(quán)，或者要求的是已經(jīng)進(jìn)入中國國家階段的在先國際申請的優(yōu)先權(quán)，則可能造成重復(fù)授權(quán)。為避免重復(fù)授權(quán)，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第６節(jié)的規(guī)定。
需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現(xiàn)了視為未要求優(yōu)先權(quán)或優(yōu)先權(quán)不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請。
5.７改正譯文錯(cuò)誤
申請人自己發(fā)現(xiàn)提交的權(quán)利要求書、說明書及其附圖中文字的中文譯文存在錯(cuò)誤，可以在下述期限內(nèi)提出改正請求：
（１）在專利局作好公布發(fā)明專利申請的準(zhǔn)備工作之前；
（２）在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起三個(gè)月內(nèi)。
申請人改正譯文錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)提出書面請求，同時(shí)提交譯文的改正頁和繳納規(guī)定的改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)費(fèi)。未按規(guī)定繳納費(fèi)用的，視為未提出改正請求。對于提出書面請求并繳納規(guī)定的改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)費(fèi)的，審查員應(yīng)當(dāng)判斷是否屬于譯文錯(cuò)誤（參見本部分第一章第５．８節(jié)）。如果不屬于譯文錯(cuò)誤，則應(yīng)當(dāng)拒絕改正譯文錯(cuò)誤的請求；如果屬于譯文錯(cuò)誤，則需要核實(shí)改正的譯文是否正確。在確認(rèn)改正的譯文正確的情況下，應(yīng)當(dāng)以此改正的文本為基礎(chǔ)做進(jìn)一步審查；如果改正的譯文仍與原文不符，則應(yīng)當(dāng)通知申請人提交與原文相符的改正譯文。
對于進(jìn)入國家階段后又提出分案申請的情況，如果在實(shí)質(zhì)審查階段申請人自己發(fā)現(xiàn)其原申請譯文錯(cuò)誤而導(dǎo)致分案申請也存在譯文錯(cuò)誤，則申請人可以辦理改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)，根據(jù)其原申請?jiān)谔岢鰢H申請時(shí)所提交的國際申請文本改正譯文錯(cuò)誤。審查員按照上述要求對改正的譯文文本進(jìn)行審查。
對于以外文公布的國際申請，針對其譯文進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，一般不需核對原文。但是如果審查員在實(shí)質(zhì)審查過程中發(fā)現(xiàn)由于譯文錯(cuò)誤而造成的某些缺陷在原始提交的國際申請文本或者國際階段作出修改的原文中不存在，而在譯文中存在，則應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中指出存在的缺陷，例如，說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，或者權(quán)利要求書不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，并要求申請人澄清或者辦理請求改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)。若申請人在答復(fù)時(shí)提交的修改文本超出了原中文譯文記載的范圍，但未辦理請求改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)，則審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出改正譯文錯(cuò)誤通知書。若申請人未在規(guī)定的期限內(nèi)辦理改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)，則申請被視為撤回。
